תגית: סימן מסחר מוכר היטב

בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב’ השופט גדעון גינת) קבע בפסק דין תקדימי, כי השימוש של חברת מי עדן בסיסמא “מי עדן השמפניה של הטבע” מפר את זכויותיה של החברה הצרפתית בעלת הזכויות בכינוי המקור הרשום “שמפניה” ומהווה הטעייה וגניבת עין ובהתאם אסר על חברת מי עדן להמשיך ולעשות שימוש בסיסמא זו.

בית המשפט קבע כי השימוש של מי עדן בשם “שמפניה” עולה כדי הפרת זכויות החברה הצרפתית בכינוי המקור הרשום “שמפניה”.

בית המשפט דחה את טענת מי עדן לפיה המונח “שמפניה” הפך למונח גנרי ולנחלת הציבור ודחה את טענתה לפיה המונח רכש משמעות של יוקרה ואיכות הנפרדת מההקשר של החברה בצרפתית והמוניטין הקשור בה.

בית המשפט קבע כי בייחוס האיכויות של שמפניה למים המינרליים של מי עדן יש משום הטעיה כלפי הצרכנים בנוגע לטיב המוצר, וגם יותר מרמז שהתכונות הגיאוגראפיות של חבל שמפניה הצרפתי דומות לאלה של מקום הפקתם של המים המינרליים מתוצרת מי עדן. בית המשפט אף קבע כי השימוש שנעשה על ידי מי עדן עולה כדי דילול המוניטין הקשור במוצרי החברה הצרפתית.

בסופו של דבר חייב בית המשפט את מי עדן, החברות הקשורות ומנהליה בתשלום פיצוי בסך 400,000 ₪ וכן שכר טרחת עורכי דין בסך 200,000 ₪ לחברה הצרפתית.

פסק הדין מנתח באופן מעמיק את נושא כינויי המקור הרשומים בהתבסס על הדין הישראלי והאמנות עליהן חתומה מדינת ישראל והפסיקה הזרה בתחום. מדובר בפסק דין חשוב שמשמעותו היא שגם מונח כה רווח ומוכר שנדמה שהפך לנחלת הציבור יכול להיות מוגן בדיני הקניין הרוחני.

אנו ממליצים לכל חברה המתכננת להשיק קמפיין פרסומי תוך שימוש במונח לועזי כלשהו לבחון היטב האם השימוש אינו מפר זכויות קניין רוחני בטרם השקת הקמפיין באמצעות קבלת חוות דעת ממשרד עו”ד המתמחה לכך.

להלן תמצית מפסק הדין ומסקנותיו:

א. בעלי הדין

התובעת היא חברת צרפתית מאחד גורמים מקצועיים בענף היין – מגדלי ענבים ויצרני יין – מחבל  CHAMPAGNE (שמפיין)  שבצרפת. הנתבעים הם חברות מסחריות ונושאי משרה בהן מקבוצת “מי עדן” (להלן – “קבוצת מי עדן”). הנתבעת 1 הינה חברה המאוגדת בישראל, אשר בשנות ה-80′ של המאה ה-20′ החלה להפיק ולשווק בישראל מוצרי מים מינרלים, מוצר שהיה בזמנו חדשני בארץ, תחת השם “מי עדן”. בשנת 2007 המחתה הנתבעת 1 את פעילותה בישראל לנתבעת 3, חברת בת בקבוצת מי עדן.

 הנתבע 2 הינו מנכ”ל הנתבעת 1. הנתבע 7 כיהן כמנכ”ל הנתבעת 3 משנת 2009 במשך פחות משנתיים ימים (עד יוני 2011

הנתבעות 4 – 6 הן חברות בנות בקבוצת מי עדן, העוסקות בהיבטים שונים של פעילות קבוצת מי עדן – ייצור, שיווק והפצה.

ב. הרקע לתביעה ותמצית טענות הצדדים

יין מבעבע המיוצר על ידי יצרני היין מחבל שמפיין המאוגדים בתובעת נקרא כשם האיזור הגיאוגראפי –CHAMPAGNE””, ובעברית “שמפניה”. השם   “CHAMPAGNE” הוא כינוי מקור רשום (מס’ 231 בישראל). כמו כן, סימני מסחר הרשומים בבעלות החברה הצרפתית כוללים מילה זו.

 התביעה נסבה על השימוש במילה “שמפניה” לצורך שיווק ופרסום מוצרי הנתבעים. המים המינרליים של קבוצת מי עדן שווקו במשך שנים ארוכות (החל משנת 1984 או 1985 תחת הסיסמא “מי עדן – השמפניה של הטבע”. הסיסמא הופיעה, בין היתר, על גבי תוויות הבקבוקים ותוויות כדי המים, על מתקני המים ועל משאיות של חברת מי עדן. בשנת 2003 נרשם הסימן המעוצב עם הסיסמה כפי שהופיע על מוצרי מי עדן אותה עת ובאופן דומה לאורך השנים.

 החברה הצרפתית טענה כי שימוש הנתבעים במילה “שמפניה”, מקים לה, כנגד כל אחד מהם, כמי שמופקדת על הגנת זכויות הגופים המאוגדים בה, עילות תביעה בגין הפרת כינוי מקור / ציון גיאוגרפי / סימן מסחר “שמפניה”, גניבת עין, דילול מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט. החברה הצרפתית עתרה לסעדים הבאים:  צווים למניעת  המשך השימוש ב-CHAMPAGNE””, או ב”שמפניה” בכל  דרך שהיא, ופיצוי כספי בהסתמך על רווחי הנתבעים כתוצאה מהשימוש האמור והנזק שנגרם לחברה הצרפתית.

בית המשפט דחה את טענות הסף שהועלו על ידי הנתבעים לפיהן התובעת מושתקת מלטעון בעלות בזכויות בכינוי המקור שמפניה או כי השתהתה בהגשת התביעה. בית המשפט אף דחה את טענת ההתיישנות. בית המשפט קבע כי השימוש הממושך הצמיח עילות תביעה כל פעם מחדש ועל כן עילת התביעה לא התיישנה.

ג. הטענה הראשונה – שמפניה היא מונח גנרי שמשמעותו עצמאית – יוקרה ואיכות

לגופו של עניין, טענו הנתבעים כי אחת המשמעויות הבולטות של “שמפניה” היא מונח גנרי המשמש לתאור סוג של יין – יין מוגז או יין מבעבע וכן יין מבעבע חגיגי או יוקרתי. מכאן, לטענת הנתבעים, ש”שמפניה” אינה מציינת דווקא את מוצרי התובעת, ולכן אין לה זכות למנוע מאחרים את השימוש במילה זו. בנוסף נטען, כי ל”שמפניה” משמעות סימנטית עצמאית של איכות, יוקרה, חגיגיות, שמחה וכי “השמפניה של” הינו ביטוי מוכר וותיק שמשמעותו “הטוב בתחומו”. לטענת הנתבעים, הם עשו שימוש במשמעויות סמנטיות אלה של המונח “שמפניה”, ולכן אין כאן שימוש בקניינו של בעל המותג. לטענתם,   כאשר מותג זכה למשמעות סימנטית נוספת, הרי התווסף למותג רובד לשוני שאינו שייך לבעלים של המותג. המשמעות הנוספת של המותג איננה של בעל המותג. לא הוא יצר אותה אלא התרבות והשפה. לכן, לטענת הנתבעים, אם מאן דהוא עושה שימוש דווקא במשמעות הנוספת של המותג, קניינו של בעל המוניטין לא נפגע ואין סיבה למנוע את השימוש. השימוש לכשעצמו, במשמעות הנוספת של המותג, להבדיל משימוש במותג עצמו כמותג לשיווק מוצרים, אינה מהווה ניצול או הנאה מפירות ההשקעה של בעל המותג, אלא חלק מתהליך לשוני טבעי. ולכן יש להתיר שימוש כזה בדיוק כפי שהותר לעשות שימוש בסימנים גנריים.

 “שמפניה“

בית המשפט ניתח את משמעות המילה “שמפניה” וקבע כדלקמן:

יין לבן ותוסס המיוצר בחבל שמפין שבצרפת נקרא שמפניה. במילונים השונים לשפה העברית, ובהם מילון אבן שושן ומילון ספיר, בהגדרת “שמפניה” מצויין, כי מדובר ביין משובח או יוקרתי. הנתבעים טענו, כי התובעת לא הוכיחה כי ליין השמפניה יש מוניטין של יין יוקרתי ומשובח בישראל. אולם, לא רק שההגדרות המילונית מעידות על כך, אלא שלפי עדות המומחה הלשוני מטעם הנתבעים, רוביק רוזנטל, המונח “שמפניה” לא יכול היה לקבל משמעות סימנטית עצמאית של איכות ויוקרה, כפי שלטענתו ולטענת הנתבעים קרה בפועל, אם תכונות אלה לא היו מקושרות למשמעות המקורית של המונח בתודעת הציבור (פט’ 10.10.13 עמ’  78 שו’ 16 – עמ’ 79 שו’ 7).

התובעת הציגה סקרים שנערכו על ידי גב’ גולדברג ענבי וחוות דעת של פרופ’ הלוי נמירובסקי לשם ביסוס טענתה, כי רוב הציבור בישראל יודע ש”שמפניה” היא יין תוסס שמקורו מחבל שמפין שבצרפת, וכי המונח אינו משמש בעברית לתיאור תכונה ואינו בעל משמעות סימנטית ללא קשר ליין התוסס מחבל שמפין.

הנתבעים הציגו הגדרות מילוניות ל”שמפניה”, סקרים שנערכו על ידי פרופ’ דגני, חוות דעת של רוזנטל, כתבות וטורי עיתונים, ראיונות וטקסטים ספרותיים לביסוס הטענה, כי רוב הציבור סבור כי “שמפניה” היא מילה גנרית לתיאור יין תוסס, וכי “שמפניה” משמשת כמילה בעלת הקשרים עצמאיים – מילולים ומטאפוריים – של יוקרה, איכות, חגיגיות ושמחה.

 הנטל להוכחת גנריות הוא נטל כבד, כפי שנקבע בע”א 8778/04 מחלבות יוטבתה נ’ תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית (פורסם בנבו, 30.04.2007),

http://elyon1.court.gov.il/files/04/780/087/T21/04087780.t21.htm

      סעיפים י”ד – ט”ו לפסק דינו של  השו’ א’ רובינשטיין:

“ייתכנו מצבים בהם היה סימן כלשהו שהיה כשיר לרישום מאבד במשך הזמן מסגולת האבחנה שלו והופך להיות לסימן הפתוח לשימוש הכלל (בג”ץ 450/80 סעד אל דין נ’ רשם סימני המסחר, פ”ד לה (2) 187, 189- 190 (השופט – כתארו אז – ברק); פרידמן, בעמ’ 151, 259 – 260). מצבים אלה ייתכנו כאשר הסימן השיג הכרה בקהל בקנה מידה רחב ביותר, אך המתחרים משתמשים בו גם הם; או כשהציבור מזהה את הסימן עם שם או כינוי הסחורה ולא כשם של מוצר ספציפי (זליגסון, בעמ’ 23; W.R. Cornish Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights (4th Edition) pp. 626)…

“הליך ההכרזה על סימן בעל אופי מבחין כעל שם גנרי, צריך שייעשה בזהירות רבה:

“יש להתייחס בזהירות רבה להתפתחויות לפני שמסיקים את המסקנה שהסימן אינו עוד בעל אופי מבחין. עצם העובדה, שסימן ידוע גרם לחיקויים רבים, טרם הופך אותו לנחלת הכלל … אזכיר רק את הסימנים המפורסמים: ‘פריג’ידר’ ו’נסקפה’ שלא איבדו את סגולתם כסימנים בעלי אופי מבחין על אף החיקויים הרבים שהופיעו מדי פעם בפעם בשוק ועל אף הנוהג בשפה המדוברת לכנות מקררים חשמליים כ’פריג’ידר’ או אבקת קפה כ’נסקפה'” (זליגסון, בעמ’ 23);

“only if the defendant proved that the word had wholly lost its original meaning, it seems, would be entirely free to use it” (Cornish, pp. 627).

“בארה”ב, ידועה התופעה כ- the Aspirin and Cellophane doctrine”” (E. I. DuPunt De Nemours and Company  v. Yoshida International  Inc., 393 F. Supp. 502, at 523). על המבחן שיש לערוך עת נטען כי סימן מוגן הפך למלה הפתוחה למסחר עמד שם בית המשפט:

“a mark is not generic merely because it has some significance to the public as an indication of the nature or class of an article. In order to become generic the principal significance of the word must be its indication of the nature or class of an article, rather than an indication of its origin” (King Seeley Thermos Co. v. Aladdin industries, Inc., 321 F.2d 577, at 580).

“והוסף, בנימה זהירה, כי:

 “doubts should be resolved in favor of the trademark owner, especially if he can demonstrate having taken appropriate action to counteract or resist indiscriminate use of the mark by the public” (E. I. DuPunt De Nemours and Company  v. Yoshida International  Inc., 393 F. Supp. 502, at 523).

“יש לזכור, כי הפיכתו של מוצר מסוים למותג (בין היתר על ידי שימוש בסימן מסחר) מצריכה השקעה מרובה הכרוכה לעתים קרובות בהקצאת משאבים ומאמצים רבים (כגון ממון, זמן, מאמצים נפשיים ועוד. על היקף ההשקעות של בעל תוצר רוחני כשיקול בבחינת ההגנה הניתנת לו ראו דויטש, בעמ’ 224), וכי בסופו של יום, הכרזה על סימן מסחר כעל שם גנרי יתכן לראותה כהפקעת קניינו של הפרט, או כמעין – הפקעה. אכן, ייתכנו מצבים, שבהם האינטרס הציבורי יגבר על זכותו של הפרט לקניין. בעניינים כבנדוננו, מצבים אלה ייתכנו כאשר הותרת המילה ב’חזקתו’ של הפרט עלול ליצור רִיק בלשון או בשפה המדוברת והשגורה: “המטרה (בהגנה על שמות גנריים רק במקרים חריגים – א”ר) היא מניעת זליגתם של ביטויים שגורים בתחום מנחלת הכלל, זליגה אשר תצמצם בהכרח את אוצר המילים הכשירות לשימוש בלתי מוגבל” (עניין טוטו, בעמ’ 889). בכגון דא, בהיקש לא מושלם. יהיה על בעל הסימן “לספוג עלות זאת (של הפקעת הסימן – א”ר) כחלק מהמחיר שהוא משלם על היותו חבר בקהילה” (דברי המשנה לנשיא אור בדנ”א 1333/02 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, רעננה נ’ הורוויץ, פ”ד נח(6) 289, 302 בהקשר של הפקעת מקרקעין; ראו גם דברי השופט – כתארו אז – ריבלין בבג”ץ 4776/03 מלון ריג’נסי ירושלים נ’ שר הפנים (טרם פורסם) בהקשר אחר). עם זאת, כעניין של מדיניות ראויה, ראוי להתיר אותה הפקעה או מעין-הפקעה רק כאשר אותו אינטרס ציבורי הוכח כהכרח: “גם דיני סימני המסחר אינם מאפשרים ברוחב-לב הפקעת זכויות מטעמים הנעוצים באינטרס הציבורי. ההנחה היא שהאינטרס הציבורי ימצא את סיפוקו במצבים אלה, גם מבלי לכפות על בעל הקניין פגיעה בקניינו, וזאת באמצעות כך שמתחרה יפנה לדרכי ביטוי מקוריות משלו” (דויטש, בעמ’ 227). מכאן, ברור הטעם לזהירות ולנטל ההוכחה המוגבר הנדרשים בהליך הכרזה על סימן בעל אופי מבחין כעל שם גנרי…”.

הנתבעים לא עמדו בנטל להוכיח ש”שמפניה” הפך לשם גינרי ליין לבן תוסס. הראיות שהוצגו, ובכלל זאת הסקרים שבוצעו מטעם התובעת על ידי גולדברג- ענבי והגדרות מילוניות שצורפו לחוות הדעת של פרופ’ הלוי נמירובסקי [נספחים ב1 – ב5] מלמדות אמנם כי “שמפניה” משמשת בישראל גם כביטוי כללי ליין לבן תוסס.  במענה לשאלה “ממה שאתה יודע או חושב מה זה שמפניה” מבלי שניתנה בחירה בין תשובות אפשריות, רק 15% מהנשאלים ידעו ששמפניה זה יין תוסס שמקורו בצרפת (נספח 1 לחוות הדעת של גולדברג ענבי).

עם זאת, הכינוי לא איבד מהמשמעות המקורית שלו ומסגולת האבחנה שלו עד כדי כך, שהציבור בכללותו אינו מקשר בינו לבין מוצר ספציפי. גם ניתן להניח שאם הסקר היה נעשה בקרב הצרכנים של יינות יוקרה, פלח השוק הרלבנטי לבחינת אופיו המבחין של הכינוי, אחוז גבוה יותר מהנשאלים היה יודע להגיד ששמפניה הוא יין תוסס שמקורו בצרפת.

זאת ועוד:  הסקר של גולדברג-ענבי מלמד, שרוב הציבור מקשר בין שמפניה לבין אירועים חגיגיים ו/או ליוקרה. כלומר, הציבור מודע למוניטין הגלום ב”שמפניה” גם אם חלקו הגדול אינו יודע לקשור אותו למקור ספציפי.

לעניין זה ניתן להקיש מדבריו של השופט י’ עמית לעניין עוולת גניבת עין בע”א 5066/10 שלמה א. אנג’ל בע”מ נ’ י. את א. ברמן בע”מ

http://elyon1.court.gov.il/files/10/660/050/e03/10050660.e03.htm

(פורסם בנבו, 30.5.2013), בסעיף 17:

“פעמים שהמוניטין ינבע משמו הטוב של היצרן, ופעמים שהוא ינבע ממאמצים שיווקיים שמוקדו דווקא במותג מסוים. בהינתן מצב של הטעיה, הגנה על שני סוגי המוניטין עולה בקנה אחד עם הרציונאל שבבסיס עוולת גניבת עין, שהוא הגנה על זכותו הקניינית של התובע במוניטין אשר רכש. ברוח תמצית ההגדרה הקלאסית של הלורד Macnaghten משנת 1901 למושג “מוניטין”: “The attractive force which brings in custom”, ניתן לומר כי הדגש הוא על “כוח המשיכה” כלפי הצרכן. אם כך הדבר, מה לי אם “כוח המשיכה” הוא שמו של היצרן או שמו של המוצר, ובלבד שהבעלות במוניטין שייכת לתובע…”.

גם בנקודה זו ראוי להזכיר כי התובעת פועלת לשמירת זכויות חבריה בכל העולם. התובעת הציגה (עמ’ 5 לסיכומיה) מבחר של פסקי דין וההחלטות שניתנו לבקשתה ברחבי העולם, ושאוזכרו לעיל בהקשר לטענות הסף.

 זאת ועוד: ככל שנוגע לעילה של הפרת כינוי מקור, הרי שלפי הסדר ליסבון בדבר הגנת כינויי מקור ורישומם הבינלאומי

Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration,

http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.html

להלן – “הסדר ליסבון” (הקישור הוא לנוסח כפי שתוקן ב-28.9.1979) שעל פיו נחקק חוק כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, תשכ”ה-1965, כינוי מקור אינו  יכול כלל להפוך לשם גנרי (הכל, כמפורט להלן).

האם “השמפניה של” הינו ביטוי מוכר וותיק שמשמעותו “הטוב בתחומו” או האם ל”שמפניה” יש משמעות סימנטית של איכות, יוקרה, חגיגיות, שמחה, הכל במנותק מהמשמעות המקורית של הביטוי?

הנתבעים הציגו מספר דוגמאות בהן הוצג מוצר כ”שמפניה של” מוצרים מסוגו, לצורך שימוש מסחרי, – רובן מחו”ל.  במרבית המקרים היה מדובר במוצרי מזון או שתיה. אחת הדוגמאות היתה בנוגע לאתר סקי – “The Champagne of Powder Skiing” . במקרים אלה נוצר קשר אסוציאטיבי לתכונות של טעם ו/או מירקם, איכות ויוקרה המיוחסות ליין התוסס, ולכן יש קושי ללמוד מהן, כי אכן “השמפניה של” הינה ביטוי עצמאי, לא כל שכן ביטוי עצמאי ומקובל בישראל.

יתרה מכך, בסיסמא של הנתבעים, המוצר לא הוצג כשמפניה של המים המינרליים, אלא כשמפניה של הטבע. בהעדר אזכור של סוג המוצרים שמי עדן משתייכים אליו, הקשר האסוציאטיבי ליין התוסס הוא חזק יותר (חוות דעת פרופ’ הלוי נמירובסקי, המקובלת עליי, סעיפים 7 ו-15).

גם בדוגמאות שהובאו על ידי הנתבעים לשימוש לכאורה ב”שמפניה” כמילה בעלת משמעות סימנטית עצמאית, ניכר הקשר למוצר “שמפניה”. כך, “מרגל השמפניה” הוא כינויו של וולפגנג לוץ, מרגל ישראלי במצרים בשנות השישים, אשר זכה לכינוי עקב “החיים הטובים” שחי בקהיר ובפריז: נ/15 – כתבה על ספר שפורסם על “מרגל השמפניה” מעיתון “דבר” מיום 30.10.72, וראו גם:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%92_%D7%9C%D7%95%D7%A5

כלומר, לוץ נקרא כך משום שהוא חי חיים שמתקשרים לשתיית שמפניה. “שמפניה” אינה משמשת, איפוא, כמילת תואר אלא כביטוי למשקה עצמו. לשון אחר: נעשה שימוש אמת בסימן המסחר או כינוי המקור.

מכל מקום, אין בדוגמאות הבודדות שהובאו בשפה העברית כדי ללמד כי השימוש ב”שמפניה” כמילה עצמאית המבטאת איכות או יוקרה מוכר ורווח בישראל.

הנתבעים הציגו הגדרות מילוניות של “שמפניה” בשפה העברית ובשפה האנגלית. מבין המילונים לשפה העברית, רק לפי אחד מהם – לקסיקון השמות של אהרון מוריאלי (אהרון מוריאלי לקסיקון השמות, 199 (1994), נספח 5 לתצהיר רוזנטל) – הערך “שמפניה” הינו לכאורה בעל משמעות סימנטית של יוקרה בנפרד מהמשמעות המקורית.  נכתב שם כך:

“1. יין צהבהב, יבש ותוסס העובר שתי תסיסות: האחת בתוך חבית והשנייה בתוך בקבוק, שבו הוא מייצר את דו-תחמוצת הפחמן. התפרסם כבר במאה ה-17.

צבע צהבהב.

דבר מותרות יקר.

על שם שמפני, אזור בצפון מזרח צרפת – שם הוא מיוצר.”

כתבתי “לכאורה”,  מאחר שהתוספת  “על שם שמפני, אזור בצפון מזרח צרפת – שם הוא מיוצר” נכתבהבהמשך לשלוש המשמעויות השונות לכאורה, וכחלק בלתי-נפרד מהן, ולא רק ביחס למשמעות הראשונה.

מכל מקום, פירוש דומה אינו מופיע במילונים של העברית החדשה שנבדקו על ידי פרופ’ הלוי-נמירובסקי והעתקים מהעמודים הרלבנטיים מהם צורפו לחוות דעתה.

בסיום סוגיה זו קבע בית המשפט כי השימוש ב”שמפניה” כשם תכונה אינו שימוש מוכר ורווח בישראל. השימוש המוכר והרווח ב”שמפניה” הוא במשמעותו כשם עצם פרטיקולרי – משקה השמפניה.

האם היה בשימוש בסיסמא משום הטעייה של ציבור הצרכנים?

החברה הצרפתית טענה כי , הסיסמא גורמת לשיוך תכונות השמפניה (איכות, יוקרה, חגיגיות, עידון) למים המינרליים של מי עדן ובכך מטעה לגבי התכונות של המים וגורמת שהמוצר ייחשב בטעות כמוצר שיש לו קשר לחבל שמפיין או ליצרני משקה השמפניה.

בית המשפט קיבל טענה זו וקבע את הדברים הבאים:

כאמור לעיל, השימוש ב”שמפניה” כמילת שבח עצמאית אינו מוכר ורווח בישראל. מכיוון שכך, והואיל והשימוש בסיסמא נעשה ביחס לסוג של משקה, בדומה למשמעות המקורית של “שמפניה”, בהכרח נוצר קשר אסוציאטיבי חזק למשקה השמפניה. 

לפי חוות הדעת של פרופ’ רבקה הלוי נמירובסקי, [סעיפים 3 ו-15] במקרה של שימוש בשם פרטיקולרי כמטאפורה מועבר אשכול התכונות המיוחס לאותו שם אל מאוזכר אחר. בהתאם לכך, בביטוי “השמפניה של הטבע” מוצגים המים המינרליים של מי עדן כמשקה בעל אשכול התכונות המיוחסות למשקה “שמפניה”.

צפיה בפרסומות למי עדן ששודרו בטלויזיה (תקליטור ובו סרטוני פרסום צורף כנספח ה’ לתצהיר שפירא) מחזקת את הדברים. ברובן נראים אנשים שותים את המים לרוויה ו/או בהנאה ולאחר מכן מופיע כיתוב של הסיסמא, בדרך כלל במלואה. בחלקן הסיסמא אף נאמרת. המסר שעובר הוא, שהמים המינרלים הם כמו שמפניה. יש להם את האיכויות של שמפניה. באחת הפרסומות רואים את בקבוקי המים כמשקה שמוגש בחתונה והחתן והכלה מחזיקה בקבוק של מי עדן והחתן שותה מבקבוק של מי עדן. בפרסומת אחרת רואים בקבוקים של מי עדן מוגז שהפקקים שלהם  מוקפצים ולאחר מכן נכתב “השמפניה של הטבע” (ללא “מי עדן” לפני כן

לסיכום שאלת ההטעיה פסק בית המשפט, כי ביחוס האיכויות של שמפניה למים המינרליים של הנתבעים יש משום הטעיה כלפי הצרכנים בנוגע לטיב המוצר, וגם יותר מרמז שהתכונות הגיאוגראפיות של חבל שמפניה דומות לאלה של מקום הפקתם של המים המינרליים.

האם הכינוי “שמפניה” מוגן מכוח הגנת כינויי מקור?

בית המשפט סקר את הוראות החוק הרלוונטיות לרבות סעיף 22 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ”ה-1965 (להלן – “חוק כינויי מקור”) הקובע כדלקמן:

 “שימוש שלא כדין בכינוי מקור רשום הוא הפרת זכות כינוי מקור, אפילו צויין המקור האמיתי של הסחורה על יד כינוי המקור, ואף אם הכינוי מופיע בצורה מתורגמת או מלווה בביטויים כגון “מין”, “טיפוס”, “סוג”, “חיקוי” או ביטויים דומים”.

 “כינוי מקור” לפי סעיף 1 לחוק האמור הינו “השם הגיאוגרפי של ארץ, אזור או מקום, הכלול בשמו של מוצר ובא ללמד שמקורו שם ושאיכותו או תכונותיו הן, בעיקרן, פרי אותה סביבה גיאוגרפית, טבעה ואנשיה”.

 כינוי מקור רשום הינו כינוי מקור שנרשם בפנקס כינויי מקור המנוהל ברשות הפטנטים במשרד המשפטים תחת פיקוחו של רשם סימני המסחר.

השם  “CHAMPAGNE”, הוא כינוי מקור רשום מס’ 231 בישראל, והנתבעים עשו שימוש בכינוי מקור זה. השאלה אם הנתבעים הפרו זכות כינוי מקור תלויה בשאלה אם השימוש שנעשה הינו שימוש שלא כדין (סעיף 22 לחוק, כפי שצוטט לעיל).

אם התשובה לשאלה האחרונה היא חיובית, עולה השאלה אם חרף ההפרה, החל מינואר 2000,  הנתבעים היו רשאים להמשיך להשתמש בכינוי מקור מכוח סעיף 33א לחוק [שהוסף בשנת 1999 במסגרת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש”ס-1999.

שימוש שלא כדין

חוק כינויי מקור אינו מגדיר מהו שימוש שלא כדין בכינוי מקור. לטענת התובעת, כל שימוש בכינוי מקור רשום ללא הרשאה הינו שימוש שלא כדין.

לטענת הנתבעים, שימוש שלא כדין בכינוי מקור הינו שימוש בכינוי על ידי מי שאינו מורשה לצורך ציון מוצר מאותו סוג שלגביו נרשם כינוי המקור. לטענתם, ההגנה על כינוי מקור לא נועדה למנוע שימוש בכינוי ביחס למוצרים אחרים.

בית המשפט קבע כי חוק כינויי מקור, כפי שצויין לעיל, נועד להבטיח הגנה על כינויי מקור מפני חיקוי או גזילה, כלומר שימוש לצורכי עסק במוניטין שגלום בכינוי מקור של מוצר השייך לעוסק אחר ללא הסכמתו. שימוש כאמור אינו מחייב זהות בין המוצר של העוסק אחד למוצר של העוסק השני, אלא שהתכונות שהמוניטין מייצג – והן פרי  האזור הגאוגרפי שבכינוי המקור –  רלבנטיות גם להאדרת המוצר השני. לפיכך, אין מקום להגביל את ההגנה רק למוצרים מאותו סוג. מאידך, אני מוכן להניח בשלב זה ומבלי לטעת מסמרות, כי אין להחיל את ההגנה ביחס לכל מוצר שהוא, וכי יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו.

”      בענייננו, מדובר בשני סוגים של משקאות – יין תוסס ומים מינרלים, שמקורם מהטבע, ומושפעים מטיב האדמה ומאיכות הסביבה. בנסיבות אלה התכונות של איכות, טעם וצלילות שכינוי המקור “שמפניה” מייצג בשל טיבו של חבל שמפיין בצרפת רלבנטיות גם לקידום המוצר של הנתבעים, ולכן יש כאן שימוש במוניטין שגלום בכינוי מקור, קרי שימוש שלא כדין בכינוי מקור, קרי הפרה של כינוי מקור.“

 האם הנתבעים רשאים להמשיך להשתמש בכינוי מקור חרף הפרתו?

סעיף 33א לחוק הגנה על כינויי מקור קובע תנאים להמשך שימוש בסימן מסחר שכולל כינוי מקור (או ציון גיאוגרפי) מוגן.

“על אף האמור בחוק זה, הוגשה בקשה לרישום סימן מסחר כהגדרתו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972 (להלן – סימן המסחר), נרשם סימן מסחר בתום לב, או נרכשו זכויות בסימן מסחר בדרך של שימוש בו בתום לב, לא ייפגעו כשירותו לרישום, תוקף הרישום או זכות השימוש בסימן המסחר, בשל כך בלבד שסימן המסחר זהה או דומה לציון גאוגרפי, או לכינוי מקור, ובלבד שהגשת הבקשה לרישום סימן המסחר, הרישום או רכישת הזכויות כאמור נעשו לפני כ”ג בטבת תש”ס (1 בינואר 2000) או לפני היום שבו ניתנה לציון הגאוגרפי או לכינוי המקור, הגנה במדינה חברה שבה נמצא האזור הגאוגרפי המצוין בציון הגאוגרפי, או בארץ המקור לפי הענין”.

 בית המשפט קבע כי מי עדן לא רכשה את הזכויות בתום לב ועל כן סעיף זה לא יוכל לעמוד להגנתה.

“.…מסקנתי, המושתתת על הראיות שהובאו בפניי היא שזכויות הנתבעים בסימני מסחר רשומים ובסיסמה שבמחלוקת נרכשו שלא בתום לב, ולכן הגנת סעיף 33א הנ”ל אינה עומדת להם” .

 בהמשך נקבעו הדברים הבאים:

כאמור לעיל, מכיוון שהשימוש ב”שמפניה” כמילת שבח עצמאית אינו מוכר ורווח בישראל והואיל והשימוש כאן נעשה ביחס לסוג של משקה, בדומה למשמעות המקורית של הביטוי, בהכרח נוצר קשר אסוציאטיבי למשקה השמפניה. לפיכך, גם אם ניתן היה לקבל את הטענה, כי הנתבעים ביקשו לעשות שימוש במשמעות סמנטית שנוספה למותג “שמפניה”, ברי כי בפועל המסר שהועבר לציבור הינו שלמים הטבעיים יש את התכונות והאיכויות של שמפניה וכי המשמעות המקורית של הביטוי היא שיהווה מוקד משיכת תשומת הלב של הציבור. סרטון הפרסומת של מי עדן המוגזים הנ”ל ושלט החוצות הגדול שנכתב במרכזו “השמפניה של הטבע” במנותק מ”מי עדן”, העדר עדות אנשי הפרסום המעורבים ביצירת הקמפיינים בארץ ובאירופה, כל אלה מטים את הכף לכך, שהשימוש במשמעות המקורית של “שמפניה” היה מכוון.

בנסיבות אלה, גם אם אין בשימוש ב”שמפניה” לגרום לצרכן לחשוב בטעות שמדובר באותו מוצר או מותג,  הרי יש בכך ניצול של המוניטין.

סיכומו של דבר, השימוש ב”שמפניה” בסיסמא “מי עדן – השמפניה של הטבע” מהווה הפרת כינוי מקור.

 האם הכינוי “שמפניה” מוגן מכוח הגנת סימן מסחר?

בעניין סוגיית הפרת סימן המסחר קבע בית המשפט כי השימוש של מי עדן אינו מהווה הפרה של סימני המסחר הרשומים, כי הססיסמא “מי עדן השמפניה של הטבע” אינה דומה עד כדי הטעייה לסימנים הרשומים של החברה הצרפתית.

 נקבע כי די בבחינת המבחן הראשון והמרכזי כדי לקבוע לא נעשה שימוש בסימן מסחר דומה, ומכאן שלא נעשתה הפרה. במרבית הפירסומים וכן על מוצרי הנתבעים הביטוי “השמפניה של הטבע” בא בהמשך ל”מי עדן”. על מוצרי החברה מופיע, בדרך כלל, הביטוי באותיות קטנות יחסית, כאשר האלמנטים שבולטים ומודגשים הם הביטוי “מי עדן” ולוגו הקשת הצבעונית. הכיתוב והרקע הם בצבעים כחול, תכלת ולבן.

כמו כן נקבע כי החברה הצרפתית לא הוכיחה כי סימניה הפכו לסימני מסחר מוכרים היטב בישראל: ” גם אם הייתי סבור כי נעשה שימוש בסימן מסחר דומה, עדיין מסקנתי היתה שלא נעשתה הפרה. התובעת לא הוכיחה כי סימני המסחר הנ”ל של יצרני השמפניה, בניגוד לכינוי המקור “שמפניה”, הם סימני מסחר מוכרים היטב בישראל. כאמור לעיל, מדובר בסימני מסחר שונים וסך המכירות של  יינות שמפניה בישראל מסתכם ב– 50,000 בקבוקים בשנה. היקף מכירות זה מהווה כ- 0.02% בלבד מסך מכירות השמפניה השנתיות בעולם. ברשימת שוקי הייצוא של שמפניה, ישראל נמצאת בין המקום ה-60 ל-70  (מרטין, עמ’ 19-22 לפרט’ 9.10.13). כמו כן, בסקרים שנערכו מטעם התובעת לא הוצגו לנשאלים סימני המסחר השונים.

האם הכינוי “שמפניה” מוגן מכוח הגנת גניבת עין?

לעניין עילת גניבת העין קבע בית המשפט את הדברים הבאים:

השימוש שעשו הנתבעים בסיסמה הכוללת את המונח Champagne בעברית איפשר להם למשוך את שימת-לבו של ציבור הצרכנים המוצף בסיסמאות פרסומת ובמודעות.  השימוש במילה שמפנייה לא רק שמייחד את המשתמש מהמתחרים האחרים על שימת-לבו של הצרכן, אלא עלול גם ליצור רושם של מעין אישור endorsement של הבעלים של המותג הידוע. כל אלה פוגעים במוניטין של בעל הסימן/הכינוי/המותג, עליו נועדה העוולה של גניבת עין להגן.

 דילול מוניטין

החבהר הצרפתית טענה כי גם אם אין הטעיה לגבי מהות המוצר ומקורו, עדיין יש בסיסמא של הנתבעים כדי לפגוע ביצרני השמפניה, בכך שהיא מביאה לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית של הכינוי או סימן המסחר “שמפניה”. בסיכומי התשובה הבהירה התובעת, כי הערך של הכינוי “שמפניה” נפגע במיוחד כתוצאה מהקישור בין משקה השמפניה למשקה זול. פגיעה נטענת זו מכונה דילול מוניטין.

 הפסיקה מכירה בעילה של דילול מוניטין כעילת תביעה בגין שימוש ללא הרשאה בסימן מסחר של עסק מפורסם, בעל הכרה בין-לאומית ומוניטין בעלי עוצמה החורגת מעבר למוצר ספציפי. אך גם נפסק כי המקרים בהם ראוי לקבוע שהתקיים דילול מוניטין גם אם לא הוכחה הטעיה כלשהי, הם מקרים יוצאי דופן (ע”א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ’ ג’לאל יאסין (פורסם בנבו, 27.8.2012), סעיף 19 לפסק הדין של השו’ א’ חיות).

הנתבעים השתמשו ב”שמפניה” במסגרת סיסמא לצורך שיווק המוצר שלהם והפיכתה של הסיסמה למותג מוכר. הסיסמא נועדה להעביר מסר חיובי לגבי מוצר ובכך למשוך את תשומת לב הצרכנים אליו ולגרום להם לרכוש אותו. אין ספק, ששימוש על-ידי פעילים בשוק ובתחרות על תשומת לבו של הצרכן בסימן הידוע בהיקף נרחב עלול לגרום לדילולו.  בהינתן היוקרה והפירסום של הסימן הנדון, נראה לי, בהמשך לדיון דלעיל, כי ענייננו במקרה חריג המצדיק הכרה בדילול המוניטין כעילה העומדת לתובעת.

בסופו של דבר נעתר בית המשפט לצו המניעה הקבוע וחייב את הנתבעים כולל מנכ”לי החברות, בסך של 400,000 ₪ וכן בהוצאות שכ”ט עו”ד בסך 200,000 ₪.

להלן נקודות חשובות לציון העולות מפסק הדין, מלבד הסוגיה החדשנית של כינויי מקור:

א. דילול מוניטין

בית המשפט קבע כי במקרה זה התקיימו התנאים החריגים לקיומו של דילול מוניטין. מדובר בעילה שבתי המשפט ממעטים לקבלה בתביעות קניין רוחני.

ב. פיצוי כספי לפי אומדן

חרף קיומה של תקרה בחוק עוולות מסחריות לפיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 100,000 ₪ בגין כל הפרה, קבע בית המשפט פיצוי בהתבסס על אומדנה בסכום גבוה באופן משמעותי מהסכום המכסימלי הנקוב בחוק וזאת אף שלא הוכח נזק. בכך יש כדי לתמוך במקרים של הפרה ארוכת שנים או הפרה משמעותית בה קשה להוכיח נזק ועל כן בית המשפט נחלץ לטובת התובעת ופוסק פיצוי גבוה על בסיס אומדן.

ג. אחריות אישית של מנכ”ל הנתבעים

בית המשפט חייב באופן אישי את מנכ”לי הנתבעים אף שלא הוכחה באופן חד משמעי מעורבות ישירה שלהם בבחירת הסיסמא כקמפיין הפרסומי של מי עדן. בכך יש כדי להגדיל את החשיפה של מנהלי חברות לקמפיינים פרסומיים של החברות בהן הם עובדים.

 

העובדות בתמצית:

אוסם החלה לשווק שלגון בצורת מטרה בדומה לשלגון של חברת שטראוס. השלגון יוצר על ידי “נֹגה גלידות” והוא מכוּנה על-ידה “מסטיק בננה”. צורתו של השלגון עיגול, ואף הוא מורכב משלושה מעגלים קונצנטריים בצבעים שונים המקיפים זה את זה מן הקטן לגדול (מעגלים קונצנטריים). לשלגון של אוסם אריזה שונה מהאריזה של שלגון שטראוס.

שטראוס הגישה לבית המשפט תביעה נגד אוסם במסגרתה טענה כי, השלגון של אוסם מפר את סימנה המסחרי המוכר היטב ומהווה גניבת עין אסורה. שטראוס טענה כי שלגון המטרה זכה למוניטין בישראל וכי יש למנוע מאוסם מלשווק את השלגון שלה מחשש להטעיית הצרכן.

בית המשפט המחוזי,כב’השופט גדעון גינת קבע כי לא הוכחה עילת גניבת עין וכי אין חשש להטעיית הלקוחות.  ולהלן תמצית החלטתו של בית המשפט המחוזי:

לא הוכחה עילת גניבת עין

עוולת גניבת עין דורשת הוֹכחתם של שני יסודות מצטברים: מוניטין שרכש היצרן (או המוצר); וחשש סביר להטעיה של הציבור, כי השירות או הנכס שמציע הנתבע הם למעשה נכס או שירות של התובע.

מוניטין – השאלה הראשונה שיש להשיב עליה בבואנו לבחון קיומה של עילת תביעה בעוולת “גניבת עין”, הינה שאלת קיומו של מוניטין. כפי שהובהר לא-אחת, מוניטין הוא “תדמיתו החיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר הודות לה קיים שוק של לקוחות בכוח, אשר מעוניינים ברכישתו”. “לשם התגבשות עוולת גניבת עין אין הכרח שהצרכן יזהה את העוסק בשמו. די בכך שהצרכן מתכוון לרכוש מוצר מסוים (אותו הוא מקשר בתודעתו למקור ‘ערטילאי’ כלשהו)…”.

“על-מנת להוכיח קיומו של מוניטין, נדרש תובע להראות כי בנסיבות המקרה הספציפי, השם, הסימן או התיאור זכו להכרה בקהל, שהתרגל לראות בהם כמצביעים על עסקו או סחורותיו של התובע…שימוש ממושך ונרחב יכול שיהיה בכוחו להוכיח את רכישת המוניטין והוא בדרך כלל תנאי דרוש לכך, אך אין הוא תנאי מספיק. מהותו של השימוש שנעשה היא החשובה. על התובע להוכיח כי נעשה שימוש כזה שהקונה בשוק מזהה את הסחורה כסחורתו שלו. זוהי בעצם הגדרתם של המוניטין, אשר דרכי הוכחתם הם עניין להכרעתו של בית-המשפט על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.”

כפי שנקבע בפסיקת בתי המשפט, על-מנת לבסס מוניטין, על התובע להראות שקַיים ייחוד כלשהו במוצר מתוצרתו, לעומת מוצרים אחרים דומים, וכי הציבור מזהה ייחוד זה עם התובע. יש להראות כי “נתקיים בטובין אופי מבחין מיתר הטובין של העוסקים בענף. באין הבחנה בין טובין של התובע לבין טובין של זולתו, לא ניתן לומר כי קם לו מוניטין ייחודי כנדרש.” (פיסקה 8 לפסק הדין).

אחת הדרכים להוֹכחת מוניטין הינה באמצעות סקר צרכנים, המלמד על כך שהמוצר מזוהה בציבור עם יצרן מסוים, או עם מקור אחד מסוים.

עצם החיקוי אינו מהווה כשלעצמו אינדיקציה לקיומו של מוניטיו

באשר לשאלה אם חיקוי המוצר כשלעצמו יכול להצביע על קיומו של מוניטין הפנה בית המשפט לפסקי דין של בתי המשפט שקבעו, כי עצם העתקתו של מוצר איננה פסולה ואף איננה מהווה אינדיקציה למוניטין.

הוכח מוניטין בשלגון “מטרה”

בניגוד לטענת התובעת, וּכפי שעולה בצורה ברורה מעניין פניציה הנ”ל, עצם חיקוי המוצר, גם בהעדר סיבה פונקציונאלית לכך, אינו מהווה ראיה מספקת לקיומו של מוניטין. גם העובדה שהנתבעת בחרה לכנות את השלגון על-שם טעמיו,”מסטיק בננה”, ולא בחרה בעבורו שם מסחרי ייחודי – עובדה שהתובעת רואה בה ראיה לניסיונה של הנתבעת “לרכוב” על המוניטין שלה – אינה תומכת בעמדת התובעת. שלגונים רבים בשׁוּק (גם מתוצרת התובעת) מכוּנים בשמות הנובעים מטעמם – “אבטיח” לשלגון בטעם אבטיח, “לימונענע” לשלגון בטעם לימון ונענע.

 על קיומו של מוניטין בשלגון “מטרה” ניתן ללמוד גם מן הכתבות בעיתונות שהגישה התובעת לבית-המשפט. בניגוד לטענת הנתבעת, העובדה שפורסם בעיתון מתכון ל’ארטיק’ “מטרה” אינה מעידה על כך שמדובר בשם “גנרי” לשלגון שצורתו שלושה מעגלים קונצנטריים. נקבע כי, מתכון זה מעיד דווקא על המוניטין של התובעת בשלגון “מטרה”.

יש לזכור, כי במשך שנים רבות הייתה התובעת היצרנית העיקרית, אם לא הבלעדית, של שלגונים בצורת מטרה, ולכן אך טבעי הוא כי הצרכנים מזהים את שלגון “מטרה” עם מקור אחד מסויים. הנתבעת טענה אמנם כי ישנם שני יצרנים נוספים שייצרו שלגונים המעוצבים כמטרה, אך לא הביאה כל נתונים נוספים לגביהם וּלגבי היקף מכירות השלגונים על-ידיהם.

התובעת סומכת את טענת המוניטין גם על סקר צרכנים שביצעה. כפי שהובהר לעיל, סקר צרכנים מהווה את אמצעי מקובל להוֹכחת קיומו של מוניטין. כך, ב-ע”א 4410/06 אנ.אר.ג’י אנרג’י אינטרנשיונל בע”מ נ’ Texaco Inc (לא פורסם, [פורסם בנבו], 31.8.2010), דחה בית-המשפט את טענת התובעת לקיומו של מוניטין במילה Energy דווקא מן הטעם שהתובעת לא נקטה בצעד המקובל להוֹכחת “משמעות שנייה” – עריכת סקר צרכנים מהימן (פיסקה 16). בית-המשפט אמנם מדגיש כי זו איננה דרך היחידה להוכיח מוניטין, אך ודאי שזו דרך טובה.

מן הסקר, שהגישה התובעת, עולה כי כאשר שלגון התובעת הוצג לצרכנים ללא האריזה, זיהו אותו למעלה מ-50% מן הנשאלים כ”שלגון מטרה”. הנתבעת תקפה באמצעות חוות-דעת מומחה את ממצאי הסקר של התובעת. בין היתר נטען, כי הסקר נערך באמצעות מחשב, ולא פנים אל פנים; הילדים אשר השיבו לסקר, נעזרו בהוריהם, ויתכן שאלו השפיעו עליהם; השלגונים הוצגו לצרכנים ללא אריזותיהם, וכך היטו את התשובות שכן יתכן שחלק מן המרואיינים לא התייחסו למותג “מטרה” אלא לצורה שראו לנגד עיניהם.

בית המשפט קבע: גם אם יש ממש בחלק מטענות הנתבעת, אינני רואה סיבה שלא לראות בסקר מקור נוסף המבסס קיומו של מוניטין במוצר. אינני סבור כי השם “מטרה” הינו בהכרח שם תיאורי לשלגון שצורתו מזכירה לוח מטרה (נכון יותר לומר כי מדובר בשם המצוי על הרצף בין שם תיאורי לשם מרמז), ומכל מקום, על רקע יתר הראיות שהציגה התובעת, אין לשלול את האפשרות שחלק נכבד מן המשיבים לסקר, זיהו את השלגון עם מוצר התובעת אותו הם מכירים כ:”מטרה”.

השלגונים דומים, אך אין חשש להטעיית הצרכן מאחר והאריזות שונות

המבחן לקיומו של חשש הטעיה, כפי שנקבע בשׁוּרה ארוכה של פסקי‑דין, הינו “המבחן המשולש” שיסודותיו הם: (א) החזות והצליל; (ב) סוג הסחורה וסוג הלקוחות; (ג) יתר נסיבות העניין.

אין מחלוקת כי שני השלגונים מהווים אותו סוג סחורה. ההבחנה שמבקשת הנתבעת לערוך בין שלגון שרבט לבין גלידה חלבית, היא שולית. ‘שלגון’ הינו המונח המקובל לכל סוגי הגלידות הנמכרים על מקל, ואִילו השׁוֹני בטעמים יכול לנבוע מרצון של היצרן לגוון.

חוג הלקוחות של שני המוצרים הוא דומה, אם לא זהה. גם כאן, ההבחנה שעורכת הנתבעת – בין לקוחות שירכשו את שלגון התובעת, שהוא שלגון שרבט שידוע ככולל צבעי מאכל (גם אם הדבר כבר אינו נכון); לבין אלו שיבקשו לרכוש את שלגון הנתבעת, שהוא גלידה חלבית עם תוספות “בריאותיות” – נראית לי מלאכותית.            עם זאת, אין כל ראיה לכך שהעובדה שציבור הלקוחות העיקרי של השלגונים הינו ילדים (טענה אשר כשלעצמה כלל לא הוּכחה), מגבירה בהכרח את סכנת ההטעיה.

התובעת סבורה כי ילדים עלולים להתבלבל בין האריזות השונות ביֶתר קלות, אך ניסיון החיים מלמד כי פעמים רבות ילדים דווקא שׂמים לב טוב יותר לפרטים מאשר מבוגרים, בפרט כאשר מדובר בנושאים ה”קרובים לליבם”. כך עולה גם מתוצאות הסקר של התובעת, לפיו פחות ילדים, מבֵּין אלו שהכירו את שלגון “מטרה”, טעו לחשוב כי שלגון הנתבעת, בין באריזה וּבין ללא אריזה, הוא שלגון התובעת, לעומת מבוגרים.

 בניגוד לטענת הנתבעת, אין ספק שהדמיון בין השלגונים עצמם הוא רב. עם זאת, ההלכה היא כי לא כל דמיון בין מוצרים יוביל למסקנה בדבר קיומו של חשש להטעיה.

כאשר מדובר במוצר הנמכר כשהוא ארוז, אזי בהעדר דמיון מטעה בין האריזות לא ניתן לומר כי קיים חשש להטעיית הצרכנים.

ואמנם, בין אריזות השלגונים קיימים הבדלים רבים, וגם השם שניתן לשלגון הנתבעת שונה באופן משמעותי משמו של שלגון התובעת. כפי שהובהר לעיל, יש לדחות את טענת התובעת כאילו הנתבעת לא בחרה שם מסחרי לשלגון מתוצרתה, מתוך כוונה להטעות וליהנות ממוניטין התובעת.

התובעת צירפה את אריזות השלגונים שלה ושל הנתבעת, ועיון באריזות מלמד כי יש ביניהן שׁוֹני רב. ראשית, אריזת התובעת הינה כחולה, בעוד אריזת הנתבעת הינה כתומה; שנית, על אריזת התובעת מופיעה דמות האריה המכוּנה “מקס”, וּלצידו השם “מקס” באותיות בולטות. על אריזת הנתבעת לא מופיעה דמות כלשהי, למעט דמות השלגון. כמו-כן על כל אחת מן האריזות מופיע בהבלטה שמו של השלגון: “מטרה” על אריזת התובעת, ו”מסטיק בננה” על אריזת הנתבעת. נוסף על כך, על אריזת התובעת מופיע גם שמה, ואִילו על אריזת הנתבעת מופיע שם מותג הגלידות שלה: “Nestle”. לא ניתן לקבל את טענת התובעת כאילו כל האלמנטים הרבים הללו, אשר חלקם מופיע בהבלטה רבה על-גבי האריזות, הינם “שקופים” בעיני הציבור.

ניתן לומר, אם כן, שלא קיים דמיון מטעה בין אריזות השלגונים. לכאורה, די בכך כדי לדחות את טענת התובעת בנוגע לקיומה של עוולת גניבת עין.

השלגון “מטרה” הינו סימן מסחר מוכר היטב אולם אין הפרה של סימן מסחר  

סעיף 46א.(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל”ב-1972 (להלן: “הפקודה”) קובע, בהתייחס לסימן מסחר מוּכּר היטב כדלקמן:

“(א) סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לעניין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לעניין טובין מאותו הגדר.”

ואִילו הפרה של סימן מסחר מוּכּר היטב מתוארת בפקודה כדלקמן:

“הפרה” – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –

[…]

(3)  בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לעניין טובין מאותו הגדר.”

ב-ע”א 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolag נ’ אבסולוט שוז בע”מ, פ”ד נח(6), 869, התייחס בית-המשפט לשאלה מהו סימן מסחר מוּכּר היטב, באומרו:

“אין באמנת פאריס מענה לשאלה מהו סימן מסחר מוכר היטב, אך הגורמים החשובים לעניין זה, לדברי המחברים Guy Tritton וחבריו (Intellectual Property of Europe 2nd ed. (2002, הם דרגת מוכרותו של הסימן; מידת השימוש בו ומשכה; מידת הפרסום שניתן לו ומשכו; ההיקף הגיאוגרפי של גורמים אלה; דרגת ייחודיותו הטבועה או הנרכשת של הסימן; מידת השימוש בסימנים דומים על-ידי צדדים שלישיים; אופי הטובין או השירותים וערוצי הסחר לטובין או לשירותים הנושאים את הסימן; המידה שבה מוניטין הסימן מסמל טובין איכותיים; ומידת הערך המסחרי המיוחס לו (ע’ 194-193) (ראו גם דברי ההסבר להצעת החוק, שם 535-534).”

 ב-בג״צ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע״מ נ’ רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ״ד מב(1), 309, פיסקה 11 (להלן: ״בג״צ קליל״), נקבע כי לצורך רכישת משמעות שנייה (אופי מבחין):

״…דרוש שימוש במידה כזו שהקונה בשוק יזהה סחורה המסומנת בסימן כסחורתו של בעל הסימן… ושקהל הלקוחות יזהה את הסחורה המסומנת עם תוצרתו של בעל הסימן. אין זה דרוש אומנם שהקהל ידע את שמו של בעל הסימן אך דרוש שהוא יתכוון לאותו מוצר שהוא למעשה המוצר שלו ושהסימן בא לאבחנו בתור שכזה. אם הקהל אדיש לגבי מקור המוצר שהוא קונה הרי שהסימן לא רכש את המשמעות השנייה.״

 למעשה, מדובר במבחנים דומים למבחנים המוכיחים קיומו של מוניטין לצורך גניבת עין. משנמצא כי התובעת הוכיחה קיומו של מוניטין בשלגון “מטרה”, ניתן לומר כי צורתו של שלגון “מטרה” רכשה די אופי מבחין על-מנת להיחשב סימן מסחר מוּכּר היטב.

בעניין ברמן השאיר בית-המשפט בצריך עיון את השאלה, אם ניתן לתת הגנה בגין סימן מסחר מוּכּר היטב ליצרן מקומי שאינו בעל שם בינלאומי, אלא הוא מוּכּר היטב בשׁוּק הישראלי בלבד.

בית-המשפט בעניין ברמן הדגיש, כי ההגנה על סימן מסחר מוּכּר היטב מצאה את מקומה בעקבות חקיקתו של החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש”ס-1999. במבוא לדברי ההסבר להצעת החוק צויין כי מטרתו העיקרית של הסכם הטריפס הינה “להסיר את הקשיים העשויים להתעורר במסחר הבין-לאומי בענין זכויות בקנין רוחני”. עוד הבהיר בית-המשפט, כי פסקי-הדין שדנו בטענות הקשורות לסימן מסחר מוּכּר היטב, עשו זאת על-פי רוב בהקשר של עסק בינלאומי.

השופט עמית סבר אמנם כי אין הכרח לפרשׁ את הגדרתו של המונח “סימן מסחר מוכר היטב” המופיעה בפקודה, ככזו החלה רק על סימן המוּכּר בשווקים הבינלאומיים, אך ציין כי על רקע ההיסטוריה החקיקתית, הרחבת ההגנה של סימן מסחר מוּכּר היטב גם לסימנים המוּכּרים רק בשׁוּק הישראלי “אינה נטולת קושי” (פיסקאות 48-49).

האם יש מקום, לשלול הגנה מצורתו התלת-מימדית של השלגון מכוח הכללים החלים הן לגבי סימני מסחר, והן לגבי העוולה של גניבת עין? הגנה על צורתו של מוצר, להבדיל מהגנה לאריזתו תיאורו או שמו, מהווה חריג גם במסגרת עוולת גניבת עין.

הטעם לכך, כפי שמסביר בית-המשפט ב-ע”א 11487/03 August Storck KG נ’ אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע”מ (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.3.2008) (להלן: “עניין טופיפי”), הינו ש:

“כאשר מורכב סימן המסחר מצורתו התלת מימדית של מוצר, מופקעת צורה זו מנחלת הכלל באופן שרק בעל הסימן רשאי לעשות בה שימוש ביחס לטובין אשר לגביהם נרשם הסימן. המונופולין לו זוכה בעל הסימן ביחס לצורתו התלת מימדית של המוצר מעורר קשיים ניכרים… לצורתו של מוצר יש, על פי רוב, תפקיד עצמאי החורג מן התפקיד המיועד לסימן מסחר. פעמים רבות מוכתבת צורת המוצר משיקולים פרקטיים, בין שיקולים פונקציונליים ובין שיקולים אסתטיים.” (שם, בפיסקה 10).

לפיכך, נקבע בעניין טופיפי כי סימן תלת-מימדי המורכב מצורתו של מוצר, יהיה כשיר לרישום רק אם הוא בעל אופי מבחין נרכש (להבדיל מאופי מבחין אינהרנטי), וּבלבד שצורת המוצר אינה ממלאת תפקיד פוקנציונאלי או אסתטי (פיסקה 31 לפסק-הדין). הרציונאל להגנה המצומצמת על צורתו התלת-מימדית של מוצר הינו החשש מפני פגיעה בתחרות החופשית. מתן הגנה לצורתו של מוצר, מונעת מן המתחרים אפשרות לייצר מוצר מתחרה שצורתו זהה או דומה כדי הטעיה לצורה נשוא סימן המסחר.

בכך נשללים מן המתחרים היתרונות הפונקציונאליים או האסתטיים הגלומים באותה צורה, ויש בכך כדי להביא לפגיעה באפשרות להתחרוֹת באופן יעיל בבעל הסימן (עניין טופיפי, בפיסקה 11). לא זו אף זו, הכרה בהגנה של סימן מסחר במקרה כזה עלולה לשמש “מסלול עוקף” לדיני הפטנטים או המדגמים, וּלהפר את האיזון העומד בבסיסם – בין הרצון לעודד יצירה וּפיתוח לבין הרצון לאפשר שימוש ציבורי בעיצובים ובהמצאות (עניין טופיפי, בפיסקה 14).

בעניין פניציה דן בית-המשפט העליון בשאלה, האם חיקוי צורתו של מוצר מהווה גניבת עין, וקבע כי מקום בו נודעת לצורה זו חשיבות פונקציונאלית או אסתטית, לא יהיה בחיקויה משום גניבת עין, גם אם יוכחו יתר יסודות העוולה.

בעניין טופיפי החיל בית-המשפט הלכה זו גם לגבי הפרה של סימן מסחר תלת‑מימדי המורכב מצורתו של מוצר. בית-המשפט הדגיש את ההבחנה בין הגנה על סימן מסחר תלת-מימדי “רגיל” לבין הגנה על סימן מסחר תלת-מימדי המורכב מצורתו של מוצר. במקרה האחרון, קבע בית-המשפט, כי אם לצורת המוצר תפקיד פונקציונאלי או אסתטי שאינו זניח, לא ניתן יהיה לרשום סימן מסחר על צורתו התלת-מימדית של המוצר, גם אם הוּכח כי צורת המוצר רכשה אופי מבחין. לדבריו:

“…משתמע, כי היותו של הסימן פונקציונלי מהווה מחסום אך מפני רישום סימן בעל אופי מבחין אינהרנטי. משמע, עדיין ייתכן שסימן פונקציונלי יירשם כסימן מסחר, אם הוא בעל אופי מבחין נרכש…

בשונה מהאמור לעיל, הרי שבגדר דיני גניבת העין לא מוענקת הגנה לתווים בעלי אופי פונקציונלי (ע”א 4030/02 עמיחי טרייד בע”מ נ’ שרש ערכות נוודים בע”מ, פ”ד נח(5) 632, 637-636 (2004))…מכל מקום…השיקולים הייחודיים שמתעוררים ביחס לסימני מסחר תלת מימדיים מהסוג בו עסקינן [סימן תלת-מימדי המורכב מצורתו של מוצר – ג. ג.] מובילים למסקנה כי למצער ביחס לסימנים אלה יש לקבוע שסימן פונקציונלי אינו כשיר לרישום בין אם הוא בעל אופי מבחין אינהרנטי ובין אם הוא בעל אופי מבחין נרכש.” (שם, בפיסקה 15).

בית-המשפט בעניין טופיפי מסכם ואומר:

“מן הדברים האמורים עולה בבירור, כי היקף ההגנה המוענקת לצורתו של מוצר במסגרת דיני גניבת העין מצומצם באופן משמעותי ביחס להיקף ההגנה המוענקת לאריזתו של המוצר או לאספקטים אחרים שלו. ביסודה של ההבחנה הנזכרת עומדת ההכרה בחשיבותה הרבה של צורת המוצר, ובהכרח שכלל המתחרים יוכלו לעשות בה שימוש על-מנת להבטיח תחרות חופשית ויעילה. ההבחנה בין צורת המוצר לבין צורת אריזתו מבוססת על כך, שצורת המוצר אוצרת בתוכה פעמים רבות ערך פרקטי -בין פונקציונלי ובין אסתטי. ערך כזה אינו גלום, דרך כלל, בצורתה של אריזת המוצר.” (פיסקה 17).

 ההלכה הנ”ל אושרה גם בדיון הנוסף בעניין טופיפי (דנ”א 4237/08 אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע”מ נ’ August Storck KG [פורסם בנבו] (5.10.2009)), וכן ב-ע”א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע”מ נ’ רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר [פורסם בנבו] (12.5.2008), בפיסקאות 8, 10.

צורתו של שלגון “מטרה” הינה בעלת אופי מבחין נרכש (זו, למעשה, המשמעות של היות צורת השלגון סימן מסחר מוּכּר היטב).

צורתו של שלגון מטרה אינה בעלת אופי פונקציונאלי או אסתטי השולל ממנה הגנה

בעניין פניציה הדגישה השופטת נתניהו, כי ניתן לומר על מוצר שהוא בעל אופי אסתטי כאשר אחת הסיבות העיקריות לרכישה הינה חזותו של המוצר. לאור הראיות שהציגה התובעת, בדבר המוניטין שרכש השלגון, סביר להניח שהסיבה שציבור הלקוחות רוכש את שלגון “מטרה” הינה ההיכרות עם השלגון, ולאו-דווקא בגלל צורתו.

הדמיון בין השלגונים הוא רב, אך הם אינם זהים. שני השלגונים צורתם עיגול המורכב משלושה מעגלים קונצנטריים. בין השלגונים ישנו הבדל מסוים בקוטר ובעובי (סעיפים 3 ו-8 לתצהיר טקסלר), וכן בצבעיהם של שלושת המעגלים. גם אורך המקל המחזיק את השלגון הינו שונה.

בענייננו, הדמיון בין השלגונים אינו רב עד כדי זהוּת, ויתר על כן, לא הוּכח כי הנתבעת הפיקה יתרון פסול כלשהו מן השימוש בשלגון שצורתו דומה לצורת השלגון של התובעת, וזאת משום שבּעת רכישת השלגון, לעולם, וּלמצער כמעט תמיד, הצרכן יהיה מודע לשוני בין המוצרים.

שנית, ראוי לקחת בחשבון את העובדה הידועה שחיקוי צורתם של מוצרי מאכל בכלל ושל שלגונים בפרט, הינו עניין נפוץ למדי. כך, למשל, הקרטיב הידוע בשם “רמזור”, המורכב משלוש שכבות בצבעי אדום, צהוב וירוק, מיוצר על-ידי יצרנים שונים. בדומה, קיימים כיום בשוק יצרנים רבים המייצרים חטיפי בוטנים הדומים בחזותם לחטיף “במבה” של חברת “אֹסם”, חטיפים הדומים בצורתם לחטיף “ביסלי”,

נקבע כי לא הופר סימנה המסחרי של שטראוס.

למי הזכות על דמות “המפרשית” בתחום האופנה?

15.2.12

למי הזכות לקבל סימן מסחר רשום על דמות “המפרשית” בישראל – חברת נאוטיקה העולמית או יצרן ישראלי שהגיש לפניה בקשה לסימן מסחר?

ענף האופנה הישראלי מתאפיין לעיתים קרובות בהתגוששות ענפה בין גורמים מסחריים, הטוענים לבעלות בלעדית בשם, סימן מסחרי או בדמות מסוימת. בענף האופנה קיימת חשיבות רבה למוטיב או לרעיון המרכזי המגולם בסימן המסחרי המופיע על הבגד ועל כן ישנה נכונות מצד חברות אופנה רבות להיאבק על הזכות לרשום סימן מסחר על דמות המושכת את עיני הצרכן, בכדי לזכות בזכות הבלעדיות לשימוש בסימן.

לאחרונה נדון ברשם סימני המסחר מקרה ובו הוגשו שתי בקשות לרישום סימני מסחר עבור דמות “המפרשית”. הבקשה הראשונה הוגשה על ידי אזרח ישראלי, מר סאסן חודאדי, במאי 2008 בסוג 25 עבור חולצות, עניבות מעילים וכו’ ויש בה שמות של מפרשית נטויה בשילוב האותיות TRE VELLA. הבקשה השניה הוגשה על ידי חברת נאוטיקה העולמית בסוג 25 עבור חליפות ודברי הלבשה, ביוני 2008 והיא מכילה דמות של מפרשית נטויה.

מאחר והוגשו שתי בקשות דומות המכילות שתיהן את דמות “המפרשית” הפעיל רשם סימני המסחר את סעיף 29 לפקודת סימני המסחר שהינו הליך “התחרות”. במסגרת הליך זה מתחרים הצדדים על הזכות לרשום את סימנם בפנקס סימני המסחר.

למי הזכויות לרשום את סימן המסחר?

הפוסקת בקניין רוחני יישמה את שלושת מבחני העזר שעוגנו בפסיקת בית המשפט בכל הנוגע להליך ההתחרות:

מבחן מועד הגשת הבקשה

נקבע, כי מבחן זה הוא השולי ובעל המשקל הנמוך ביותר מבין המבחנים המכריעים בעדיפות הבעלות בסימן מסחר. אומנם בקשת חברת נאוטיקה לרישום סימנה הוגשה מספר שבועות לאחר שהוגשה הבקשה לרישום סימן מר חודאדאדי, אך נקבע כי אין בכך משום שיהוי מטעם חברת נאוטיקה או על חוסר תום לב מצידה.

מבחן היקף השימוש ערב הגשת הבקשות המתחרות

במסגרת מבחן זה בוחן רשם סימני המסחר את היקף השימוש בסימנים בישראל עד למועד הגשת הבקשות. יודגש כי אין עסקינן בהיקף השימוש בסימנים על רקע מימד הזמן בלבד, כי אם בהיקף שימוש אשר יעיד, כי הסימן האחד רכש אופי מבחין מובהק יותר מהסימן המתחרה.

מר חודאדאדי כתב בתצהירו, כי לא עשה כל שימוש בסימן המסחר בישראל. מר חודאדאדי העיד כי התנהל מול מפעל בסין והתכתב עם חברה תורכית, נדרש להוצאות כאלה ואחרות לייצור סחורות נושאות הסימן המבוקש, אך בזאת התמצו פעולותיו לקראת שיווקן בישראל. סחורות אלו אף לא נכנסו לשטח מדינת ישראל ונותרו במחסני אותה חברה תורכית.

חברת נאוטיקה מאידך, הצביעה על שימוש בסימן המפרשיות וצירפה פרסומים ומודעות בהן עשתה שימוש בסימן המבוקש בישראל, לצד שם החברה, הן למטרות שיווק ומכירות והן במסגרת הענקת חסות לאירועים כאלה ואחרים.

לפיכך השתכנעה הפוסקת כי, סימן המפרשיות רכש אופי מבחין חזק יותר יחסית לסימנו של מר חודאדאדי. אי לכך, לצורך מבחן היקף השימוש בסימן, בהעדר כל שימוש מצד מר חודאדאדי בסימנו, או הסבר מוצדק לאי השימוש כאמור, נקבע כי ידה של חברת נאוטיקה על העליונה.

חברת נאוטיקה טענה כי סימנה הוא סימן מוכר היטב בישראל ועל כן יש להעדיף את סימנה. סימן מסחר מוכר היטב נהנה ממעמד רם ומיוחד אשר עשוי להקנות לו עדיפות על פני סימני מסחר, אשר אינם בעלי מוניטין נרחב כמותו. בין הקריטריונים אשר יחולו לבחינת היות סימן מוכר היטב נמצא את אלה: מידת ההיכרות של הציבור הרלבנטי עם הסימן, היקף ומשך השימוש בסימן והמשאבים שהושקעו בפרסומו, מידת אופיו המבחין של הסימן, מידת הייחוד (בלעדיות) של הסימן וכד’. הפוסקת קבעה כי, נאוטיקה לא הצליחה להוכיח כי סימנה הינו סימן מסחר מוכר היטב בישראל.

מבחן תום הלב בבחירת הסימן ובעת השימוש בו

מבחן תום הלב, דן בשאלה האם אחד הצדדים בחר את הסימן המבוקש לרישום על מנת להיבנות ממוניטין של הסימן המתחרה או בכוונה לפגוע במוניטין זה. הפוסקת קבעה כי, עדותו של מר חודאדאדי אינה מהימנה. עם זאת קבעה כי אין לראות בהתנהלותו “Fraud on the Patent Office” כטענת חברת נאוטיקה. נקבע כי לכל היותר הוא נהג כ”מעשה בת יענה”, היינו לטמון ראשו היטב בחול, מבלי להתאמץ ולבדוק, קודם הגשת בקשה לרישום סימנו, את השלכות מעשיו והתנהלותו בקשר עם הסימן.

נוכח המסקנות הנובעות מהחלת מבחני העזר קבעה הפוסקת, כי יש להעדיף את רישום סימנה של חברת נאוטיקה על פני זה של מר חודאדאדי.

האם שני הסימנים יכולים לחיות באופן מקביל? (דו קיום)?

מר חודאדי טען כי שני הסימנים יכולים לחיות יחד ללא חשש להטעיית הצרכן. הפוסקת דחתה את טענתו וקבעה כי קיים דמיון רב בין הסימנים המתבטא במוטיב הדומיננטי בשני הסימנים הוא כמובן איור המפרשיות. נקבע כי הביטוי העיצובי של איור המפרשיות בסימן מר חודאדאדי דומה דמיון רב לזה שבסימן חברת נאוטיקה.

לסיכום – הפוסקת הורתה לסגור את סימן המסחר של מר חודאדי ולהמשיך לבחון את הבקשה של נאוטיקה. כמו כן, חוייב מר חודאדי לשלם לנאוטיקה הוצאות ושכ”ט בסך 5,000 ₪.

החלטת הפוסקת יערה שושני כספי מיום 15.2.2012.

חשוב לציין, כי היקף השימוש הינו מרכיב חשוב ביותר במבחן בין שתי בקשות דומות ועל כן רצוי לעשות שימוש בפועל בסימן המבוקש בישראל מיד עם הגשתו וזאת אף שאין חובה חוקית לעשות כן, כתנאי לתוקפו של הסימן.