פוסטים בקטגוריה קניין רוחני

אתם זוכרים את התביעה שהגיש בארה”ב מעצב העל הנודע כריסטיאן לובוטין? נזכיר לכם.

נעלי היוקרה של המעצב הנודע כריסטיאן לובוטין הינם מהפופולאריים והיוקרתיים ביותר בארה”ב, אהודים בעיקר על ידי סלבריטאיות כגון שרה ג’סיקה פרקר, ונשות העשירון העליון. סימן ההיכר של נעלי לובוטין הוא הסוליה האדומה הבוהקת המופיעה במרבית הדגמים שלהם. לובוטין אף רשם סימן מסחר בארה”ב על הסוליה האדומה של נעליו ואף הצליח פעמים רבות למנוע הפצת נעלי נשים עם סימן ההיכר שלו – הסוליות האדומות הבוהקות.

לפני כשנה הפיצה יצרנית הנעליים ויי.וי. סנט לוריין סדרה של נעלי עקב אדומות לנשים בעלי סוליות אדומות בוהקות. לובוטין הגיש תביעה נגד סנט לוריין ועתר לצו מניעה למנוע מהם את הפצת מוצריהם. לובוטין טען כי דגמי הנעליים של סנט לוריין הינם חיקוי בוטה של סימן ההיכר שלו שהינו הסוליה האדומה וכי זה עלול לגרום להטעיית ציבור הצרכנים.

בית המשפט דחה את צו המניעה וקבע כי ללובוטין אין מונופול על הצבע האדום וזאת אף שהוכח מוניטין בשימוש בסוליה האדומה וחרף קיומו של סימן מסחר רשום בארה”ב על הנעל עם הסוליה האדומה. עוד קבע בית המשפט, כי סימן המסחר שניתן ללובוטין הינו רחב מדי ואינו ראוי להגנה שכן הוא מעניק בלעדיות ליצרן על השימוש בצבע האדום, מאפיין שאמור להישאר פתוח לשימוש ציבור העוסקים בתחום. בית המשפט השווה את מעצבי האופנה לאומנים וציירים וקבע כי, היצירתיות מבוססת על השימוש בצבע כמדיום חופשי וכי אין להטיל מגבלות שיפריעו ליצירתיות ויכשילו את התחרותיות בשוק.

לובוטין לא וויתר והגיש ערעור על ההחלטה.

בית המשפט לערעורים בניו יורק קבע כי ההחלטה של בית המשפט שלמטה הינה מוטעית וכי סימן המסחר של לובוטין זכאי להגנה אולם רק ביחס לנעלי נשים שבהם הסוליה האדומה בולטת במיוחד ושונה מהצבע העיקרי בנעל. בית המשפט קבע כי לובוטין הצליח להוכיח כי הסוליה האדומה הבולטת באופן מובהק מצבע הנעל הינה מאפיין ייחודי המזוהה עימו והצליח להוכיח מוניטין והכרה בקרב ציבור הצרכנים.

כל צד טוען שהוא ניצח.

לובוטין טוען כי בית המשפט הכיר בסימן המסחר שלו ובסוליה האדומה כסימן ההיכר שלו ובזכותו לבלעדיות על נעלי נשים עם סוליה אדומה.

סנט לוריין טענו כי, בית המשפט הגביל את ההגנה על סימן המסחר של לובוטין וכי הנעליים האדומות שלהן אינן מפרות את סימן המסחר של לובוטין. לטענת סנט לוריין אם נכנסת לבית המשפט עם סימן מסחר המגן על כל נעל עם סוליה אדומה ויצאת עם סימן מסחר מוגבל המגן רק על סוליה אדומה השונה באופן מהותי מיתר צבעי הנעל אז בעצם הפסדת.

מה אתם אומרים? האם ראוי לתת למעצב כלשהו בלעדיות על סוליה אדומה אפילו אם הוא הצליח להוכיח מוניטין?

 רשם סימני המסחר דחה בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי עבור בקבוק משקה האלכוהול COINTREAU וזאת בשל אי עמידתו של הבקבוק בתנאים לרישום סימן מסחר תלת מימדי.

המבקשת טענה, כי מדובר בבקבוק ייחודי בעל אופי מבחין אינהרנטי וכי צורתו של הבקבוק הינה ייחודית בהיותו “גוץ” ומרובע בשונה מבקבוקי אלכוהול אחרים, אשר גבוהים בדרך כלל, צרים יותר ועגולים. כן טענה המבקשת כי, הבקבוק הינו בעל אופי מבחין נרכש. לטענתה מדובר במוצר שקיים בעולם משנת 1849 ונמכר בישראל משנת 1964 ועד היום בהיקפים ניכרים. לטענתה בישראל נמכרו בין השנים 1994 – 2009 חצי מיליון בקבוקים. לעניין אופיו המבחין הנרכש הסתמכה המבקשת גם על התוצאות הרבות שנתקבלו בחיפוש דמויות שנעשה באמצעות מנוע החיפוש Google.

התנאים לרישום סימן מסחר תלת מימדי
בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בע”א 11487/03 AUGUST STORCK KG נ’ אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע”מ (פורסם בנבו, 23.03.2008) (להלן: “טופיפי”), והחלטתו של כב’ הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) בעניין בקשה לרישום סימן מסחר 174402 Diageo North America, Inc. (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 13.4.2011), לצורך רישום הבקבוק כסימן מסחר צריכים להתקיים שלושה תנאים מצטברים. שלושתם מכוונים, למעשה, להשיב על השאלה האם ענייננו בסימן מסחר והאם יש בו די אופי מבחין כדי להכשירו לרישום.

א. התנאי הראשון – צורת הבקבוק חורגת מן המקובל בתחום הספציפי
התנאי כי צורת הבקבוק תהיה חריגה או מיוחדת הינו תנאי יסודי להענקת זכות שימוש בלעדית בצורת הבקבוק. הסיבות לכך הן שתיים והן שלובות זו בזו. ראשית, אין זה ראוי להפקיע מציבור העוסקים בתחום לתקופה בלתי מוגבלת צורת בקבוק, אשר כבר עושים בה שימוש בשוק. שנית, אין צורה מקובלת במסחר מסוגלת להבחין בין טובין של יצרן אחד לבין טובין של אחר. במלים אחרות, אין צורת בקבוק מקובלת מסוגלת למלא תפקיד של סימן מסחר.
הפוסקת קבעה כי במקרה דנן קיימים בשוק בקבוקים נוספים בעלי דימיון רב לבקבוק נשוא הבקשה וזאת על פי תוצאות של מנוע החיפוש בגוגל. על כן לא התקיים התנאי הראשון לרישום הבקבוק כסימן מסחר תלת מימדי.

ב. התנאי השני – על הבקבוק למלא בפועל תפקיד של סימן מסחר
התנאי השני לרישום סימן מסחר על צורת הבקבוק הינו כי הבקבוק ממלא בפועל תפקיד של סימן מסחר והוא נתפס ככזה בעיני ציבור הצרכנים והעוסקים. לצורך הוכחת תנאי זה הפנתה המבקשת לספרות בתחום המשקאות האלכוהוליים. מבין קטעי הספרות, רלוונטי במיוחד לענייננו הינו תרגום לעברית של קטעים מספרו של אן ווייל בשם “COINTREAU The Saga of the world-wide brand” העוסק, בין היתר, בבקבוק הייחודי של המבקשת ומעלה טענה לפיה “מירב האנשים מסוגלים אף לזהות את הבקבוק המפורסם באמצעות חוש המישוש בלבד” וכי “הבקבוק מפורסם לפחות כמו החברה COINTRAEU עצמה”.
הפוסקת קבעה, כי יש להתייחס לאמירות אלה בספר האמור ולתרגומם בזהירות הראויה וכי היא אינה סבורה כי יש בהן כדי לסייע למבקשת במידה המספיקה לרישום הסימן כפי שנתבקש, שכן זיהוי הבקבוק באמצעות חוש המישוש מתאפשר באמצעות שמו של המעצב החרוט על הבקבוק ולא בשל צורתו הייחודית.

ג. התנאי השלישי – הבקבוק רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש
התנאי השלישי לרישום הוא כי הבקבוק רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש במשך שנים רבות. לעניין אופיו המבחין הנרכש לא הוכיחה המבקשת כי הבקבוק רכש אופי מבחין במנותק מיתר הסימנים על גביו, ובעיקר הכיתוב והסרט האדום. המבקשת הסתמכה לעניין רכישת אופי מבחין על ראיות שהוגשו בעניין סימן אחר, המשלב בין בקבוקה של המבקשת לבין התווית שעל גביו, אשר כולל רכיבים רבים הבולטים יותר מן הבקבוק לבדו. נקבע כי, בשעה שנעשה שימוש של כלל רכיבי חוזי המוצר יחד והמבקשת לא הוכיחה כי הבקבוק לבדו רכש בקרב הציבור אופי מבחין, אין היא זכאית לרישומו כסימן מסחר במנותק מיתר הרכיבים. לאור האמור נדחתה הבקשה לרישום סימן המסחר על בקבוק ה- COINTREAU.

אכן, אין לדעתנו בעיצוב הבקבוק האמור משום ייחודיות ביחס ליתר בקבוקי המשקאות האלכהוליים הקיימים בעולם ואין מדובר במוצר שנצרב בתודעת הצרכן בזכות עיצובו הייחודי ועל כן אין הוא משמש כסימן מסחר.

נעלי היוקרה של המעצב הנודע כריסטיאן לובוטין הינם מהפופולאריים והיוקרתיים ביותר בארה”ב, אהודים בעיקר על ידי סלבריטאיות כגון שרה ג’סיקה פרקר, ונשות העשירון העליון. סימן ההיכר של נעלי לובוטין הוא הסוליה האדומה הבוהקת המופיעה במרבית הדגמים שלהם. לובוטין אף רשם סימן מסחר בארה”ב על הסוליה האדומה של נעליו ואף הצליח פעמים רבות למנוע הפצת נעלי נשים עם סימן ההיכר שלו – הסוליות האדומות הבוהקות.

לאחרונה הפיצה יצרנית הנעליים ויי.וי. סנט לוריין סדרה של נעלי עקב לנשים בעלי סוליות אדומות בוהקות ובסגנון דומה. לובוטין הגיש תביעה נגד סנט לוריין ועתר לצו מניעה למנוע מהם את הפצת מוצריהם. לובוטין טען כי דגמי הנעליים של סנט לוריין הינם חיקוי בוטה של סימן ההיכר שלו וכי זה עלול לגרום להטעיית ציבור הצרכנים.

בית המשפט דחה את צו המניעה וקבע כי ללובוטין אין מונופול על הצבע האדום וזאת אף שהוכח מוניטין בשימוש בסוליה האדומה וחרף קיומו של סימן מסחר רשום בארה”ב על הנעל עם הסוליה האדומה. עוד קבע בית המשפט, כי סימן המסחר שניתן ללובוטין הינו רחב מדי ואינו ראוי שכן הוא מעניק בלעדיות ליצרן על השימוש בצבע האדום, מאפיין שאמור להישאר פתוח לשימוש ציבור העוסקים בתחום. בית המשפט השווה את מעצבי האופנה לאומנים וציירים וקבע כי, היצירתיות מבוססת על השימוש בצבע כמדיום חופשי וכי אין להטיל מגבלות שיפריעו ליצירתיות ויכשילו את התחרותיות בשוק:
“The law should not countenance restraints that would interfere with creativity and stifle competition by one designer, while granting another a monopoly invested with the right to exclude use of an ornamental or functional medium necessary for freest and most productive artistic expression by all engaged in the same enterprise…”

ההחלטה בעניין לובוטין הינה תקדימית מאחר והיא מחיה מחדש את הדוקטרינה של הפונקציונאליות האסטטית, שלעיתים נדמה היה שנזנחה על ידי בתי המשפט. בית המשפט אימץ הלכה קודמת, לפיה לא ניתן להעניק הגנה לצבע אחד בתחום האופנה מחשש לפגיעה ביצירתיות ובתחרותיות. לובוטין מתכוון להגיש ערעור על ההחלטה.

מה זה בדיקת נאותות?

החלטתם לרכוש מותג כלשהו, זיכיון, חברת אופנה, מותג מזון או כל מותג מסחרי אחר? חשוב לבדוק היטב לא רק את הנכסים וההתחייבויות הסטנדרטים של החברה, אלא להעמיק ולבחון גם את זכויות החברה בנכסים הבלתי מוחשיים, כגון הקניין הרוחני שלה.

ידוע, כי במסגרת ההחלטה לרכוש חברה מקובל להזמין הערכת שווי המתייחסת בעיקר לנכסים וההתחייבויות של החברה במטרה לספק חוות דעת על הערך ההוגן או השווי הכלכלי של החברה הנרכשת, אותו אנו נהיה מוכנים לשלם עבורה.

לצד הערכת השווי עלינו לבצע גם בדיקת נאותות בכדי לאתר קיומם של סיכונים כלשהם, שעלולים להפחית או לפגוע בערכה המסחרי של החברה הנרכשת. חלק מנכסי החברה אותה אנו בוחנים בדרך כלל לצורך רכישתה מהווים נכסים בלתי מוחשיים, כגון קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר וכו’.

ישנן חברות שהפטנטים מהווים את עיקר נכסיה, כגון חברות הייטק, סטראט אפים, חברות אינטנרט, חברות תעשייה וטכנולוגיה וכו’. ישנן חברות שסימן המסחר שלהן שהוא בעצם המותג המסחרי, מהווה הנכס העיקרי והמהותי שלהן, לצד הפעילות המסחרית הענפה, כגון חברות אופנה, מזון, צעצועים, מוצרי צריכה לבית וכו’.

דוגמא מובהקת לחשיבותו של הסימן המסחרי במסגרת נכסי החברה היא במקרה של חברות אופנה. בחברות אופנה המייצרות ביגוד והנעלה, סימן המסחר המתנוסס על גבי מוצרי הלבוש הנו בעצם המותג המסחרי, עליו מבוסס המוניטין של החברה וחלק עיקרי ומהותי משוויה הפיננסי של החברה.

כך למשל, ניתן להעריך כי סימן המסחר של חברת CASTRO הינו חלק מהותי ועיקרי מהיקף נכסיה (פעילות עסקית, חנויות, חוזים, ציוד ומלאי, וכו’) באופן שקשה לתאר עסקת רכישה של חברה שכזו, ללא רכישת פרוטפוליו הסימנים המסחריים שלה, כחלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית של החברה.

כאשר אנו ניגשים לבדיקת נאותות לחברה מסחרית של חברה כזו או כל חברה אחרת שבה סימן המסחר הוא אחד מהנכסים העיקריים שלה, יש לבחון לא רק את קיומם של סימני המסחר שבבעלות החברה הנרכשת, אלא גם את “חוסנם” של סימני המסחר.

למה הכוונה “חוסנם”? הכוונה היא : הן לחוסן המסחרי, שבא לידי ביטוי בכוחו המסחרי של המותג אל מול מותגים מסחריים של המתחרים והן לחוסן המשפטי של הסימן המסחרי, שבא לידי ביטוי הן ביכולת לשמר את הזכויות הבלעדיות המוקנות לבעל הסימן והן וביכולת לתקוף חיקויים והפרות על ידי גורמים כאלו ואחרים בשוק. במילים אחרות, אין בקיומה של תעודת רישום בלבד, כדי להעיד על יכולתו של בעל הסימן ליהנות מזכויות בלעדיות בסימן, אלא יש לבחון אלמנטים רבים נוספים.

כיצד אם כן בוחנים “חוסן משפטי” לסימני מסחר? להלן נפרט עבורכם מספר נקודות חשובות, שמומלץ לבדוק על מנת לוודא את חוסנו המשפטי של סימן המסחר של החברה הנרכשת (כמובן שאין זו הרשימה המלאה):

כיצד מבצעים בדיקת נאותות לסימן מסחר ?

1. בחינת התוקף המשפטי של תעודות סימני המסחר

הוצאת עותק מקורי ומהימן של תעודת סימן המסחר מרשם סימני המסחר ובדיקת תוקפו המשפטי של הסימן המסחרי. יש לבחון כי התעודה תקפה וכן את מועדי חידוש הסימנים. יש לזכור כי, סימן מסחר רשום תקף כל עוד מחדשים את רישומו אחת ל– 10 שנים ומשלמים את האגרות כדין. חידוש הסימנים כרוך בהוצאות כספיות משמעותיות, ובכלל זה תשלומי אגרות למשרד המשפטים ושכר טרחת עורכי דין. ישנן חברות אשר פרוטפוליו הסימנים שלהן עשוי להגיע לעשרות ומאות סימנים, על כן עשויה להיות לכך משמעות כספית לא מבוטלת על החברה הרוכשת.

2. בחינת היקף השימוש בפועל בסימן המסחר

סימן מסחר שלא נעשה בו שימוש בפועל במשך תקופה של שלוש שנים ברציפות עשוי להיות חשוף לתביעה לביטול סימן מסחר בהתאם לפקודת סימני המסחר. בישראל, בניגוד למדינות אחרות אין השימוש מהווה תנאי לתוקף הסימן, אולם במקרה של אי שימוש לתקופה של שלוש שנים ברציפות הסימן כאמור חשוף למחיקה על ידי מתחרים.

3. בדיקת זהותו של מי שעושה שימוש בפועל בסימן

רצוי לזכור כי, במקרה והחברה הנרכשת אינה עושה שימוש בעצמה בסימן, אלא נתנה רשות שימוש לחברה אחרת, הרי שככל ורשות השימוש הזו לא נרשמה בפנקס סימני המסחר, סימן המסחר עלול להיות חשוף לביטול ומחיקה מפנקס סימני המסחר על יסוד העדר שימוש. במילים אחרות רישיון לשימוש בסימן מסחר שלא הוגש לרישום נעדר תוקף.

4. בדיקת זהותו של הבעלים בתעודות סימני המסחר

לעיתים רבות רישום הבעלות בתעודות סימני המסחר אינו משקף את המצב בפועל, מקום שבעל הסימן לא טרח לבצע את השינוי ברישום. כך למשל, ייתכן שהחברה הנרכשת אומנם עושה שימוש בסימן המסחרי שלה, אך היא אינה רשומה כבעלים בסימן. תוצאה כזו יכולה לנבוע למשל מטעות פקידותית כגון רישום חברת הבת או חברה אחות של החברה הנרכשת כבעלי הסימן במקום החברה שעושה שימוש בפועל בסימן. על כן יש להקפיד היטב כי, החברה הנרכשת היא הבעלים בסימן, לרבות בדיקת שם החברה המדויק ומספר הח.פ.

5. עריכת בדיקה מקיפה בכל מאגרי המידע לאיתור עיקולים ו/או משכונים על זכויותיו של בעל הסימן בסימן המסחר

סימן מסחר הנו נכס לכל דבר ועניין וניתן להטיל עליו עיקולים או לרשום משכון על זכויותיו של בעל הסימן. על כן מומלץ לבצע בדיקה בבתי המשפט, במאגרי המידע, ברשם החברות וברשם המשכונות.

6. בדיקת הליכים משפטיים הנוגעים לסימן המסחר:

יש לאתר תביעות שהוגשו, צווי מניעה, עיקולים, תביעות כספיות, לרבות תביעות שהוגשו על ידי חברות זרות. כמן כן, יש לבדוק האם קיימים הסכמי דו קיום (הסכמים שמאפשרים שימוש מקביל של שני סימנים דומים) שנכרתו בעקבות הליכי התנגדות של צדדים שלישיים, שעלולים להגביל את אופן השימוש בסימן המסחרי ולפגוע באופן משמעותי בשווי הפיננסי של המותג המסחרי. יש לבדוק האם ישנם הליכים תלויים ועומדים ברשם סימני המסחר.

7. בדיקת מדיניות הרישום והאכיפה של בעל הסימן בישראל ובחו”ל

חשוב לבחון את מדיניותה של החברה הנרכשת בכל הנוגע לנקיטת פעילות אכיפה נגד מפרים ולרישום סימני מסחר בשווקים הרלוונטים. חברה שאינה משקיעה דיו בפעילות אכיפה נגד מפרים עלולה להביא לידי דילול הסימן המסחרי ולשחיקתו כתוצאה מהצפת השוק במוצרים מפרים ובחיקויים. חברה שאינה טורחת לרשום את סימני המסחר שלה ביעדי שיווק בחו”ל (בדרך כלל משיקולי חסכון בהוצאות) עלולה לאבד את זכויותיה לפעול תחת הסימן בשווקים בחו”ל ואף להיות חשופה לתביעות מצדדים שלישיים בחו”ל שהקדימו ורשמו את הסימן לפניה.

8. בחינת התאמת הרישום לשימוש בפועל בסימן המסחר 

יש לוודא כי החברה הנרכשת עדכנה את רישומיה בפנקס סימני המסחר והקפידה לרשום סימני מסחר בנוגע לכל הסחורות ו/או השירותים שהיא משווקת. כך למשל, ייתכן וחברה העוסקת בתחום אופנה הרחיבה את פעילותה גם לתחום כלי בית, אך לא הקפידה לרשום סימן מסחר נוסף בנוגע לכלי בית. במקרה כזה סימן המסחר הרשום בנוגע למוצרי לבוש לא יעניק לה זכויות בלעדיות בסימן בנוגע לכלי בית. באותו אופן יש לבדוק האם החברה עושה שימוש בדיוק באותו סימן שנרשם בפנקס סימני המסחר.

9. בדיקת מערכת ההסכמים בין בעל הסימן לזכיין בישראל

כאשר אנו מעוניינים לרכוש חברה בינלאומית הפועלת בישראל בשיטה של הסכמי זכיינות או מתן רישיונות, יש לבחון היטב את מערכת ההסכמים בין החברה הבינלאומית לבעל הרישיון בישראל. הסכמים כאלו עשויים להכיל תניות בעייתיות בכל הנוגע לשימוש בסימן המסחר בישראל, לפעילות כנגד מפרים, ולכל הנוגע לשאלת המוניטין. כן יש לבחון את תנאי התשלומים של הזכיינים, ומתי ובאלו תנאים ניתן יהיה לבטל את ההסכמים או לשנות את תנאי הרישיון ועל מי חלה החובה לשאת בהוצאות משפטיות במקרה של הפרת זכויות במותג על ידי צדדים שלישיים.

10. בדיקת היקף ההגנה המוענקת לבעל הסימן המסחר הרשום

אף שסימן המסחר רשום בישראל או במדינות נוספות, יש לבחון שאלות נוספות כגון האם סימן המסחר נרשם כדין והאם החברה הנרכשת בצעה הליך של בדיקה (clearance ) בטרם רשמה את הסימן בישראל. כך למשל רצוי לבצע חיפוש סימן מסחר גם במאגרי מידע חיפוש בינלאומיים ולא רק בישראל. סימן מסחר אינו מעניק לבעליו זכות חיובית לעשות שימוש בסימן הרשום אלא רק זכות שלילית למנוע מצדדים שלישיים לעשות שימוש בסימן ללא רשותו. על כן, יש לבחון האם סימן המסחר נרשם כדין ובכלל זה האם הסימן אינו מפר זכויותיהם של צדדים שלישיים.

כך למשל, חברה שהצליחה לרשום בישראל שם מסחרי של חברת אופנה בינלאומית ידועה מבלי שהדבר נודע לחברה הבינלאומית, עשויה להיות חשופה לאחר מכן לתביעה כספית בסך של מיליוני ₪ בגין הפרת סימן מסחר. כמובן שבמצב זה הסיכון יחול בעתיד על החברה שרוכשת. יש לבחון האם בוצע חיפוש סימן מסחר בטרם רישומו והאם הופקו דו”חות שימוש וחיפוש על ידי החברה הנרכשת.
באותו מישור יש לבחון האם הסימן הרשום אכן עומד בהוראות פקודת סימני המסחר, כלומר האם הוא כשיר לרישום ביחס למוצרים מסוימים, ובמילים אחרות האם בזמן אמת ניתן יהיה לאכוף את הזכויות בסימן ולמנוע שימוש מצדדים שלישיים בסימן ללא רשות.

האם סימן מסחר רשום תמיד יעניק בלעדיות ?

ההנחה המקובלת בתחום סימני המסחר הינה שאדם שיש בבעלותו סימן מסחר רשום יקבל זכויות בלעדיות לשימוש מסחרי בסימן בהקשר למוצרים שלגביהם נרשם הסימן. כך קובעת גם פקודת סימני המסחר : “רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם…” המונח “שימוש ייחודי” פשוטו כמשמעו, זכות בלעדית להשתמש בסימן המסחר לצורך בידול סחורותיו. כך למשל, חברת אופנה שרשמה את סימן מסחר NEXT למשל, תהיה זכאית לזכויות בלעדיות בסימן NEXT בתחום מוצרי הלבוש ותוכל למנוע מחברות אופנה אחרות שימוש בלתי מורשה בסימן.

אלא שההנחה הזו לא תמיד עומדת במבחן המציאות. לעיתים קורה, שרישום סימן מסחר אינו מבטיח בהכרח כי, בית המשפט יעניק זכויות בלעדיות לבעל הסימן. כך למשל קורה כאשר הסימן הרשום הינו מונח המשמש את העוסקים בענף או שהוא הפך לכזה עם הזמן, שאז אין הוא כשיר לרישום ואין להפקיעו מנחלת הכלל.
לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי מרכז בו נקבע אין להקנות בלעדיות לבעל הסימן בקשר למוצרים מסוימים, על אף שהסימן רשום. שכפי שעולה מפסק הדין חברת ניו ג’ינס רשמה את סימן המסחר CARGO ועל יסוד רישום זה הגישה תביעה נגד חברת רנואר במסגרתה עתרה למנוע מרנואר שימוש בסימן CARGO על גבי דגמי המכנסיים של רנואר.
בית המשפט המחוזי התרשם מהעדויות במשפט כי המילה CARGO , אף שנרשמה כסימן מסחר בבעלות ניו ג’ינס, הפכה למונח מקצועי בתחום האופנה המיועד לתיאור מכנסי דגמ”ח ועל כן אין להעניק בלעדיות בה לבעל הסימן הרשום בנוגע למכנסי דגמ”ח (ת”א 8968-06-08 ניו ג’ינס בע”מ ואח’ נ’ רנואר אופנה ייצור ושיווק (1993) בע”מ ואח’) וכך נקבע בפסק הדין : “השימוש במונח קרגו שגור ומקובל, לפחות בקרב העוסקים בענף האופנה, ככזה המתאר מכנסיים עם כיסים… משנמצא כי המונח CARGO הינו מונח מתאר, הרי שהוא אינו זוכה להגנת הפקודה “. רואים אנו, שחרף רישומו של הסימן בית המשפט בחן את כשירותו וקבע כי, הוא סימן מתאר שלא ראוי להפקיעו מנחלת הכלל.

לסיכום, ישנן אלמנטים רבים וחשובים, אשר להם עלולה להיות השפעה רבה על חוסנו המשפטי של הסימן המסחרי עד כדי השפעה מהותית וישירה על שוויו המסחרי של המותג.
על כן, ביצוע בדיקת נאותות מקיפה ומעמיקה לסימני המסחר של החברה תקטין את הסיכונים הכרוכים בביצוע העסקה ותבטיח את ערכו הפיננסי של המותג המסחרי הנרכש. יש לזכור כי המדובר במלאכה מורכבת הדורשת מיומנות והתמקצעות בדיני סימני המסחר, בהלכות המשפטיות ובהוראות הרלוונטיות.
• יוסי סיוון הנו עו”ד בעלים ומייסד של משרד עורכי דין המתמחה בקניין רוחני וסימני מסחר
אין באמור לעיל משום חוו”ד, משפטית כלשהי, שניתן להסתמך עליה ומומלץ להיוועץ עם עו”ד הבקיא בתחום.

רשת נייט סליפ סנטר השיקה מותג שהינו הכלאה של חלק מסימן המסחר “ד”ר גב” וחלק משם המותג הבינלאומי אותו מייבאת התובעת 1, והרשום כסימן מסחר לטובתה בישראל (“RELAXON”) ויצרה לשימושה סימן מסחר שהוא בגדר “סימן כִּלְאַיִם” – המותג “ד”ר רילקס”.

לטענת התובעות, הם פוגעים בסימן המסחר הרשום של התובעות, מבצעות עוולות של גניבת עין והפרת חובה חקוקה, נוהגות בחוסר תום לב ומתעשרות שלא על פי זכות שכדין על חשבון התובעות.

בית המשפט קבע כי הסימן “ד”ר רילקס” אינו מהווה הפרה של סימני המסחר “ד”ר גב” או “RELAXON” וקבע בין היתר את הדברים האים:

“…האמת חייבת להיאמר כי המטריד בסימן שבחרה לעצמה הנתבעת 1, איננו הדמיון המטעה שעלול להתקיים בינו לבין כל אחד מסימני המסחר של מתחריה, אלא העובדה שהוא מהווה הכלאה של שני סימני המסחר – מעשה שעטנז אשר העובדה שהוא נוטל משני מקורות שונים גורמת לכך שאין הוא דומה דמיון מטעה לאף אחד מהם. ואולם, כפי שהפסיקה חזרה והדגישה, המבחן לעניין סימני מסחר, כמו גם המבחן לעניין גניבת עין, הוא, במקרה הרגיל, מבחן החשש להטעיית הציבור (ראו עניין טעם טבע, בע’ 450). וזאת יש לזכור, הגם שסימן המסחר הוא זכות קניינית, הרי שבשונה מזכות היוצרים, תכליתו אינה להעניק בלעדיות בשימוש בסימנים ובצלילים המהווים את סימן המסחר, אלא להקנות לבעל סימן המסחר שליטה על השימוש במוניטין שסימן המסחר משקף. מכאן, שבכפוף למקרים חריגים, אין לראות בעצם שימוש בסימן המסחר, ללא סכנה להטעיית הציבור, משום הפרה של זכויות בעל סימן המסחר (למקרה חריג, לגישת שופטי הרוב ראו ע”א 8483/02 אלוניאל בע”מ נ’ מקדונלד, פ”ד נח(4) 314 (2004). עם כל הכבוד, ובענווה הראויה, דעתי במחלוקת זו כדעת המיעוט של כבוד השופטת מרים נאור). אם כך במקרה הרגיל, הרי שוודאי בענייננו, בו השימוש בסימני המסחר של התובעות הוא חלקי, ומתמצה בנטילת מונחים שמקובל לעשות בהם שימוש בעולם המסחר בכלל, ובענף בו עסקינן בפרט, כגון “ד”ר” ו- “רילקס” (מקרה קשה יותר יהיה המצב בו עוסק יבחר להרכיב את שמו משילוב של מונחים שלפחות אחד מהם אינו בגדר רכיב מקובל בענף, כגון מזללת המבורגרים שתקרא “Mac King”. כאמור, לשיטתי, גם במקרה זה אין זה עניינם של דיני סימני המסחר למנוע מעשה ממין זה, כל עוד אין חשש להטעיית הציבור ליחס את המוניטין של אחד או שני בעלי הסימנים לבעל סימן הכלאים).

בית המשפט אף דחה את הטענה שהשימוש בסימן הכלאיים מהווה גניבת עין שכן לא הוכח כי ישנו חשש להטעיית הלקוחות:

“לאור כל האמור הגעתי למסקנה כי לא הוכח שעצם השימוש בסימן “ד”ר רילקס” (לרבות הלוגואים שלו) מהווה הפרה של סימן המסחר “ד”ר גב” ו/או של סימן המסחר “רילקסון”, ואף לא הוכח כי המשך השימוש בסימן “ד”ר רילקס” צפוי להביא להטעיית לקוחות, באופן שיכול להצדיק מניעתו מכוח העוולה של גניבת עין.”

יחד עם זאת בית המשפט פסק פיצויים מכסימאליים בסך של 200,000 ש”ח (100,000 ש”ח בגין כל הפרה) נגד נייט סליפ סנטר בגין מעשיה בשנת 2006 במסגרת השקת המותג החדש, אשר הקימו עוולה של גניבת עין:

“אם מוצא אני מקום לפסוק סעד כנגד מי מהנתבעים, אין זאת, אם כך, בשל עצם הבחירה בסימן הכלאים “ד”ר רילקס”, אלא בשל הדרך בה התנהלו בקשר להחדרתו של מותג זה לשוק בשנת 2006. הוכח לפני כי לפחות בשתי הזדמנויות שונות עשתה הנתבעת 1 באותה תקופה, באמצעות עובדיה, מעשים שיש בהם כדי להוות גניבת עין. במקרה האחד, הציג עובד של הנתבעת 1 ביום 18.9.2006 מצג בפני חוקר פרטי מטעם הנתבעת 1, כאילו כורסאות הנמכרות על ידה תחת המותג “ד”ר רילקס” הן כורסאות של “ד”ר גב”; במקרה השני העתיקה הנתבעת 1 לערך בחודש ספטמבר 2006 את העיצוב של חלקים מהקטלוג של התובעת 2, ועשתה בהם שימוש בקטלוג שיצרה לקו המוצרים “ד”ר רילקס” (התובעת 2 מחתה על שימוש זה בהתכתבות שהתנהלה בין באי כוח הצדדים בחודשים ספטמבר – אוקטובר 2006. לפי עדות המצהיר מטעם הנתבעים בסופו של יום הוזמן קטלוג אחר על ידי הנתבעת 1, וזאת בגלל שהחליטו “שהוא לא מספיק טוב” (ראו פרוטוקול 14.10.2010, בע’ 151 – 152). יצוין כי לעניין הקטלוג, השתכנעתי כי למרות דברי המצהיר מטעם הנתבעת 1, הדמיון בין שני הקטלוגים איננו יכול להיות מקרי, וכי המדובר במעשה מכוון, שנועד, ועלול היה לגרום, להטעיה של ציבור הלקוחות.

כפי שהובהר לעיל, אינני סבור כי ‘חטאי ילדות’ אלו, שנעשו כאמור בעת התחלת השימוש במותג “ד”ר רילקס”, מקימים בסיס למתן צו מניעה כיום. יחד עם זאת, המדובר במעשים חמורים הראויים לתגובה שיפוטית. בהעדר הוכחה בדבר גובה הנזק הממשי שנגרם לתובעת 2, או ההתעשרות שהפיקה הנתבעת 1, אני מוצא לנכון, בעיקר משיקולי הרתעה, לחייב את הנתבעת 1 בפיצוי המרבי ללא הוכחת נזק בהתאם לסעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, דהיינו 100,000 ₪, בגין כל אחת מההפרות הללו. לעניין זה ראוי להדגיש כי המדובר בשני מעשים שונים, אשר התרחשו בסמיכות זמנים, בעת החדרת המותג לשוק, והיכולים ללמד על מדיניות מכוונת מצד הנתבעת 1. זאת ועוד, הקושי הרב באיתור מעשים זדוניים כגון אלו, מחייב כי כאשר נתפס עוסק בקלקלתו, יוטלו עליו פיצויים בשיעור ממשי, שיש בהם כדי להוות משקל נגד לסיכויי התפיסה הנמוכים (לשיקולים לעניין קביעת פיצויים ללא הוכחת נזק ראו עמית אשכנזי, “פיצויים ללא הוכחת נזק”, יוצרים זכויות – קריאות בחוק זכות יוצרים (תשס”ט) 573).”

חשוב לציין, כי פסיקה של בית המשפט ברף המכסימאלי בגניבת עין – סך של 100,000 ש”ח בגין כל הפרה, בהתאם לחוק עוולות מסחריות היא נדירה במחוזותינו. זו דוגמא מובהקת לכך שבמקרים בהם בית המשפט אכן מתרשם, כי נעשו מעשים מכוונים בחוסר תום לב ממשי הוא פוסק פיצויים מכסימלאיים ללא הוכחת נזק בסכום המכסימאלי על פי החוק.

ת”א 9143-11-08 רילקסון ואח’ נ’ נייט סליפ סנטר (מחוזי מרכז)