מה זה בדיקת נאותות?

החלטתם לרכוש מותג כלשהו, זיכיון, חברת אופנה, מותג מזון או כל מותג מסחרי אחר? חשוב לבדוק היטב לא רק את הנכסים וההתחייבויות הסטנדרטים של החברה, אלא להעמיק ולבחון גם את זכויות החברה בנכסים הבלתי מוחשיים, כגון הקניין הרוחני שלה.

ידוע, כי במסגרת ההחלטה לרכוש חברה מקובל להזמין הערכת שווי המתייחסת בעיקר לנכסים וההתחייבויות של החברה במטרה לספק חוות דעת על הערך ההוגן או השווי הכלכלי של החברה הנרכשת, אותו אנו נהיה מוכנים לשלם עבורה.

לצד הערכת השווי עלינו לבצע גם בדיקת נאותות בכדי לאתר קיומם של סיכונים כלשהם, שעלולים להפחית או לפגוע בערכה המסחרי של החברה הנרכשת. חלק מנכסי החברה אותה אנו בוחנים בדרך כלל לצורך רכישתה מהווים נכסים בלתי מוחשיים, כגון קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר וכו’.

ישנן חברות שהפטנטים מהווים את עיקר נכסיה, כגון חברות הייטק, סטראט אפים, חברות אינטנרט, חברות תעשייה וטכנולוגיה וכו’. ישנן חברות שסימן המסחר שלהן שהוא בעצם המותג המסחרי, מהווה הנכס העיקרי והמהותי שלהן, לצד הפעילות המסחרית הענפה, כגון חברות אופנה, מזון, צעצועים, מוצרי צריכה לבית וכו’.

דוגמא מובהקת לחשיבותו של הסימן המסחרי במסגרת נכסי החברה היא במקרה של חברות אופנה. בחברות אופנה המייצרות ביגוד והנעלה, סימן המסחר המתנוסס על גבי מוצרי הלבוש הנו בעצם המותג המסחרי, עליו מבוסס המוניטין של החברה וחלק עיקרי ומהותי משוויה הפיננסי של החברה.

כך למשל, ניתן להעריך כי סימן המסחר של חברת CASTRO הינו חלק מהותי ועיקרי מהיקף נכסיה (פעילות עסקית, חנויות, חוזים, ציוד ומלאי, וכו’) באופן שקשה לתאר עסקת רכישה של חברה שכזו, ללא רכישת פרוטפוליו הסימנים המסחריים שלה, כחלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית של החברה.

כאשר אנו ניגשים לבדיקת נאותות לחברה מסחרית של חברה כזו או כל חברה אחרת שבה סימן המסחר הוא אחד מהנכסים העיקריים שלה, יש לבחון לא רק את קיומם של סימני המסחר שבבעלות החברה הנרכשת, אלא גם את “חוסנם” של סימני המסחר.

למה הכוונה “חוסנם”? הכוונה היא : הן לחוסן המסחרי, שבא לידי ביטוי בכוחו המסחרי של המותג אל מול מותגים מסחריים של המתחרים והן לחוסן המשפטי של הסימן המסחרי, שבא לידי ביטוי הן ביכולת לשמר את הזכויות הבלעדיות המוקנות לבעל הסימן והן וביכולת לתקוף חיקויים והפרות על ידי גורמים כאלו ואחרים בשוק. במילים אחרות, אין בקיומה של תעודת רישום בלבד, כדי להעיד על יכולתו של בעל הסימן ליהנות מזכויות בלעדיות בסימן, אלא יש לבחון אלמנטים רבים נוספים.

כיצד אם כן בוחנים “חוסן משפטי” לסימני מסחר? להלן נפרט עבורכם מספר נקודות חשובות, שמומלץ לבדוק על מנת לוודא את חוסנו המשפטי של סימן המסחר של החברה הנרכשת (כמובן שאין זו הרשימה המלאה):

כיצד מבצעים בדיקת נאותות לסימן מסחר ?

1. בחינת התוקף המשפטי של תעודות סימני המסחר

הוצאת עותק מקורי ומהימן של תעודת סימן המסחר מרשם סימני המסחר ובדיקת תוקפו המשפטי של הסימן המסחרי. יש לבחון כי התעודה תקפה וכן את מועדי חידוש הסימנים. יש לזכור כי, סימן מסחר רשום תקף כל עוד מחדשים את רישומו אחת ל– 10 שנים ומשלמים את האגרות כדין. חידוש הסימנים כרוך בהוצאות כספיות משמעותיות, ובכלל זה תשלומי אגרות למשרד המשפטים ושכר טרחת עורכי דין. ישנן חברות אשר פרוטפוליו הסימנים שלהן עשוי להגיע לעשרות ומאות סימנים, על כן עשויה להיות לכך משמעות כספית לא מבוטלת על החברה הרוכשת.

2. בחינת היקף השימוש בפועל בסימן המסחר

סימן מסחר שלא נעשה בו שימוש בפועל במשך תקופה של שלוש שנים ברציפות עשוי להיות חשוף לתביעה לביטול סימן מסחר בהתאם לפקודת סימני המסחר. בישראל, בניגוד למדינות אחרות אין השימוש מהווה תנאי לתוקף הסימן, אולם במקרה של אי שימוש לתקופה של שלוש שנים ברציפות הסימן כאמור חשוף למחיקה על ידי מתחרים.

3. בדיקת זהותו של מי שעושה שימוש בפועל בסימן

רצוי לזכור כי, במקרה והחברה הנרכשת אינה עושה שימוש בעצמה בסימן, אלא נתנה רשות שימוש לחברה אחרת, הרי שככל ורשות השימוש הזו לא נרשמה בפנקס סימני המסחר, סימן המסחר עלול להיות חשוף לביטול ומחיקה מפנקס סימני המסחר על יסוד העדר שימוש. במילים אחרות רישיון לשימוש בסימן מסחר שלא הוגש לרישום נעדר תוקף.

4. בדיקת זהותו של הבעלים בתעודות סימני המסחר

לעיתים רבות רישום הבעלות בתעודות סימני המסחר אינו משקף את המצב בפועל, מקום שבעל הסימן לא טרח לבצע את השינוי ברישום. כך למשל, ייתכן שהחברה הנרכשת אומנם עושה שימוש בסימן המסחרי שלה, אך היא אינה רשומה כבעלים בסימן. תוצאה כזו יכולה לנבוע למשל מטעות פקידותית כגון רישום חברת הבת או חברה אחות של החברה הנרכשת כבעלי הסימן במקום החברה שעושה שימוש בפועל בסימן. על כן יש להקפיד היטב כי, החברה הנרכשת היא הבעלים בסימן, לרבות בדיקת שם החברה המדויק ומספר הח.פ.

5. עריכת בדיקה מקיפה בכל מאגרי המידע לאיתור עיקולים ו/או משכונים על זכויותיו של בעל הסימן בסימן המסחר

סימן מסחר הנו נכס לכל דבר ועניין וניתן להטיל עליו עיקולים או לרשום משכון על זכויותיו של בעל הסימן. על כן מומלץ לבצע בדיקה בבתי המשפט, במאגרי המידע, ברשם החברות וברשם המשכונות.

6. בדיקת הליכים משפטיים הנוגעים לסימן המסחר:

יש לאתר תביעות שהוגשו, צווי מניעה, עיקולים, תביעות כספיות, לרבות תביעות שהוגשו על ידי חברות זרות. כמן כן, יש לבדוק האם קיימים הסכמי דו קיום (הסכמים שמאפשרים שימוש מקביל של שני סימנים דומים) שנכרתו בעקבות הליכי התנגדות של צדדים שלישיים, שעלולים להגביל את אופן השימוש בסימן המסחרי ולפגוע באופן משמעותי בשווי הפיננסי של המותג המסחרי. יש לבדוק האם ישנם הליכים תלויים ועומדים ברשם סימני המסחר.

7. בדיקת מדיניות הרישום והאכיפה של בעל הסימן בישראל ובחו”ל

חשוב לבחון את מדיניותה של החברה הנרכשת בכל הנוגע לנקיטת פעילות אכיפה נגד מפרים ולרישום סימני מסחר בשווקים הרלוונטים. חברה שאינה משקיעה דיו בפעילות אכיפה נגד מפרים עלולה להביא לידי דילול הסימן המסחרי ולשחיקתו כתוצאה מהצפת השוק במוצרים מפרים ובחיקויים. חברה שאינה טורחת לרשום את סימני המסחר שלה ביעדי שיווק בחו”ל (בדרך כלל משיקולי חסכון בהוצאות) עלולה לאבד את זכויותיה לפעול תחת הסימן בשווקים בחו”ל ואף להיות חשופה לתביעות מצדדים שלישיים בחו”ל שהקדימו ורשמו את הסימן לפניה.

8. בחינת התאמת הרישום לשימוש בפועל בסימן המסחר 

יש לוודא כי החברה הנרכשת עדכנה את רישומיה בפנקס סימני המסחר והקפידה לרשום סימני מסחר בנוגע לכל הסחורות ו/או השירותים שהיא משווקת. כך למשל, ייתכן וחברה העוסקת בתחום אופנה הרחיבה את פעילותה גם לתחום כלי בית, אך לא הקפידה לרשום סימן מסחר נוסף בנוגע לכלי בית. במקרה כזה סימן המסחר הרשום בנוגע למוצרי לבוש לא יעניק לה זכויות בלעדיות בסימן בנוגע לכלי בית. באותו אופן יש לבדוק האם החברה עושה שימוש בדיוק באותו סימן שנרשם בפנקס סימני המסחר.

9. בדיקת מערכת ההסכמים בין בעל הסימן לזכיין בישראל

כאשר אנו מעוניינים לרכוש חברה בינלאומית הפועלת בישראל בשיטה של הסכמי זכיינות או מתן רישיונות, יש לבחון היטב את מערכת ההסכמים בין החברה הבינלאומית לבעל הרישיון בישראל. הסכמים כאלו עשויים להכיל תניות בעייתיות בכל הנוגע לשימוש בסימן המסחר בישראל, לפעילות כנגד מפרים, ולכל הנוגע לשאלת המוניטין. כן יש לבחון את תנאי התשלומים של הזכיינים, ומתי ובאלו תנאים ניתן יהיה לבטל את ההסכמים או לשנות את תנאי הרישיון ועל מי חלה החובה לשאת בהוצאות משפטיות במקרה של הפרת זכויות במותג על ידי צדדים שלישיים.

10. בדיקת היקף ההגנה המוענקת לבעל הסימן המסחר הרשום

אף שסימן המסחר רשום בישראל או במדינות נוספות, יש לבחון שאלות נוספות כגון האם סימן המסחר נרשם כדין והאם החברה הנרכשת בצעה הליך של בדיקה (clearance ) בטרם רשמה את הסימן בישראל. כך למשל רצוי לבצע חיפוש סימן מסחר גם במאגרי מידע חיפוש בינלאומיים ולא רק בישראל. סימן מסחר אינו מעניק לבעליו זכות חיובית לעשות שימוש בסימן הרשום אלא רק זכות שלילית למנוע מצדדים שלישיים לעשות שימוש בסימן ללא רשותו. על כן, יש לבחון האם סימן המסחר נרשם כדין ובכלל זה האם הסימן אינו מפר זכויותיהם של צדדים שלישיים.

כך למשל, חברה שהצליחה לרשום בישראל שם מסחרי של חברת אופנה בינלאומית ידועה מבלי שהדבר נודע לחברה הבינלאומית, עשויה להיות חשופה לאחר מכן לתביעה כספית בסך של מיליוני ₪ בגין הפרת סימן מסחר. כמובן שבמצב זה הסיכון יחול בעתיד על החברה שרוכשת. יש לבחון האם בוצע חיפוש סימן מסחר בטרם רישומו והאם הופקו דו”חות שימוש וחיפוש על ידי החברה הנרכשת.
באותו מישור יש לבחון האם הסימן הרשום אכן עומד בהוראות פקודת סימני המסחר, כלומר האם הוא כשיר לרישום ביחס למוצרים מסוימים, ובמילים אחרות האם בזמן אמת ניתן יהיה לאכוף את הזכויות בסימן ולמנוע שימוש מצדדים שלישיים בסימן ללא רשות.

האם סימן מסחר רשום תמיד יעניק בלעדיות ?

ההנחה המקובלת בתחום סימני המסחר הינה שאדם שיש בבעלותו סימן מסחר רשום יקבל זכויות בלעדיות לשימוש מסחרי בסימן בהקשר למוצרים שלגביהם נרשם הסימן. כך קובעת גם פקודת סימני המסחר : “רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם…” המונח “שימוש ייחודי” פשוטו כמשמעו, זכות בלעדית להשתמש בסימן המסחר לצורך בידול סחורותיו. כך למשל, חברת אופנה שרשמה את סימן מסחר NEXT למשל, תהיה זכאית לזכויות בלעדיות בסימן NEXT בתחום מוצרי הלבוש ותוכל למנוע מחברות אופנה אחרות שימוש בלתי מורשה בסימן.

אלא שההנחה הזו לא תמיד עומדת במבחן המציאות. לעיתים קורה, שרישום סימן מסחר אינו מבטיח בהכרח כי, בית המשפט יעניק זכויות בלעדיות לבעל הסימן. כך למשל קורה כאשר הסימן הרשום הינו מונח המשמש את העוסקים בענף או שהוא הפך לכזה עם הזמן, שאז אין הוא כשיר לרישום ואין להפקיעו מנחלת הכלל.
לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי מרכז בו נקבע אין להקנות בלעדיות לבעל הסימן בקשר למוצרים מסוימים, על אף שהסימן רשום. שכפי שעולה מפסק הדין חברת ניו ג’ינס רשמה את סימן המסחר CARGO ועל יסוד רישום זה הגישה תביעה נגד חברת רנואר במסגרתה עתרה למנוע מרנואר שימוש בסימן CARGO על גבי דגמי המכנסיים של רנואר.
בית המשפט המחוזי התרשם מהעדויות במשפט כי המילה CARGO , אף שנרשמה כסימן מסחר בבעלות ניו ג’ינס, הפכה למונח מקצועי בתחום האופנה המיועד לתיאור מכנסי דגמ”ח ועל כן אין להעניק בלעדיות בה לבעל הסימן הרשום בנוגע למכנסי דגמ”ח (ת”א 8968-06-08 ניו ג’ינס בע”מ ואח’ נ’ רנואר אופנה ייצור ושיווק (1993) בע”מ ואח’) וכך נקבע בפסק הדין : “השימוש במונח קרגו שגור ומקובל, לפחות בקרב העוסקים בענף האופנה, ככזה המתאר מכנסיים עם כיסים… משנמצא כי המונח CARGO הינו מונח מתאר, הרי שהוא אינו זוכה להגנת הפקודה “. רואים אנו, שחרף רישומו של הסימן בית המשפט בחן את כשירותו וקבע כי, הוא סימן מתאר שלא ראוי להפקיעו מנחלת הכלל.

לסיכום, ישנן אלמנטים רבים וחשובים, אשר להם עלולה להיות השפעה רבה על חוסנו המשפטי של הסימן המסחרי עד כדי השפעה מהותית וישירה על שוויו המסחרי של המותג.
על כן, ביצוע בדיקת נאותות מקיפה ומעמיקה לסימני המסחר של החברה תקטין את הסיכונים הכרוכים בביצוע העסקה ותבטיח את ערכו הפיננסי של המותג המסחרי הנרכש. יש לזכור כי המדובר במלאכה מורכבת הדורשת מיומנות והתמקצעות בדיני סימני המסחר, בהלכות המשפטיות ובהוראות הרלוונטיות.
• יוסי סיוון הנו עו”ד בעלים ומייסד של משרד עורכי דין המתמחה בקניין רוחני וסימני מסחר
אין באמור לעיל משום חוו”ד, משפטית כלשהי, שניתן להסתמך עליה ומומלץ להיוועץ עם עו”ד הבקיא בתחום.