פטנטים – ביהמ”ש העליון בארה”ב: לקסמרק לא תוכל למנוע מילוי מחדש של מחסניות הטונר במדפסות
בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי, חברת לקסמרק בעלת פטנטים רשומים למדפסות ומחסניות טונרים, לא תוכל למנוע ממשווקים מלמלא מחדש את מחסניות הטונרים ולהפיצם מחדש בעלות נמוכה.
רקע:
חברת לקסמרק היא יצרנית מדפסות לייזר ומחסניות טונרים ובעלת פטנטים רשומים על מחסניות הטונרים והשימוש בהם. במטרה לשלוט במחירי מחסניות הטונרים משווקת לקסמרק שני סוגי מחסניות:
- מחסנית רגילה בעלות סטנדרטית ללא הנחות
- מחסנית בהנחה של 20% במסגרת תוכנית לשימוש חוזר
המחסנית שמשווקת בהנחה של 20% בכפוף למגבלה של שימוש חד פעמי ואיסור על הפצה מחדש של המחסנית.
חברת אימפרס רוכשת את המחסניות המשווקות בהנחה של 20% מצד שלישי המבצע שינויים במחסנית לצורך שימוש חוזר ומילוי מחדש ומוכרת אותן מחדש לצרכנים בארה”ב בעלות נמוכה יותר או מייבאת אותן מחו”ל.
במטרה למנוע שימוש מחדש במחסניות הטונרים הגישה לקסמרק תביעה נגד חברת אימפרס בגין הפרת פטנט הן במחסניות הטונרים מסוג ב’ שמשווקת בארה”ב והן במחסניות הטונרים המיובאות מחוץ לארה”ב.
דוקטרינת מיצוי הזכויות
בהתאם לדוקטרינת מיצוי הזכויות, כאשר בעל פטנט מוכר מוצר מוגן בפטנט, הוא אינו זכאי לשלוט במוצר באמצעות דיני הפטנטים, כלומר זכויות הפטנט שלו במוצר זה מוצו עם מכירתו של המוצר.
בהתאם לכך, רוכש המוצר וכל מפיצי המשנה שלאחר מכן רשאים להשתמש במוצר ולמוכרו מחדש ככל מוצר יד שניה מבלי שיהיו חשופים לתביעה בגין הפרת פטנט.
חברת אימפרס התגוננה בטענה, כי לקסמרק מיצתה את זכויותיה בפטנט בהתאם לדוקטרינת מיצוי הזכויות ועל כן אינה זכאית להגיש תביעת הפרת פטנט נגד אימפרס.
החלטת בית המשפט המחוזי בארה”ב
בית המשפט המחוזי בארה”ב קבע, כי לקסמרק מיצתה את זכויותיה בקשר למחסניות ששווקו בתוך ארה”ב, אולם לא מיצתה את זכויותיה בקשר עם המחסניות שווקו מחוץ לארה”ב ויובאו לארה”ב.
החלטת בית המשפט הפדראלי
בערעור שהוגש לערכאת הערעור של בית המשפט הפדראלי נקבע בדעת רב, כי לקסמרק לא מיצתה את זכויותיה וכי היא זכאית להגיש תביעה בגין הפרת פטנט נגד אימפרס.
בהחלטה זו הרחיב בית המשפט הפדראלי לערעורים באופן משמעותי של זכויותיו של בעל פטנט ואפשר לו הלכה למעשה להגביל מכירה ושימוש של מוצר מוגן בפטנט.
החלטת בית המשפט העליון
בית המשפט העליון דן בשתי שאלות עיקריות:
- האם בעל פטנט שמוכר מוצר לאחר בארה”ב ואשר הגביל את הקונה מלמכור מחדש את המוצר או לעשות בו שימוש מחדש של המוצר רשאי לאכוף את זכותו באמצעות תביעה להפרת פטנט?
- האם בעל פטנט שמכר את המוצר מחוץ לארה”ב מיצה את זכויותיו?
באשר לשאלה הראשונה המתייחסת למחסניות המשווקות בהנחה, שלגביהן ישנה מגבלת מכירה מפורשת קבע בית המשפט העליון, כי לקסמרק מיצתה את זכויותיה במחסניות אלו מרגע המכירה הראשונה (דוקטרינת המכירה הראשונה) ועל כן אינה בעלת זכות תביעה נגד אימפרס בגין הפרת פטנט.
בקשר לשאלה השניה, המתייחסת לסוגיית מיצוי בינלאומי של זכויות בפטנט, קבע בית המשפט העליון כי דוקטרינת מיצוי הזכויות חלה מרגע שבוצעה מכירה מחוץ לארה”ב ועל כן לקמסרק מיצתה את זכויותיה גם באשר למוצרים שנמכרו מחוץ לארה”ב ויובאו לארה”ב ולא תוכל למנוע שימוש חוזר במחסניות אלו באמצעות תביעת פטנט.
החלטה זו מהווה מכה משמעותית לחברות כגון HP, LEXMARK המשווקות את המדפסות במחיר נמוך יחסית במטרה להרוויח דווקא במסחר במחסניות הדיו והטונרים.
בטווח הקרוב נדמה כי, החלטה שכזו עשויה להביא לירידה במחירים של מחסניות טונרים תחליפיות אולם בטווח הארוך החלטה זו עלולה דווקא להביא לעליית מחירי המדפסות, שכן חברות אלו תעדפנה למכור את המדפסות במחירים גבוהים יותר, נוכח העדר יכולתם לשלוט בשימוש החוזר של מחסניות הטונרים והגבלת יכולתם של חברות אלו להשיא רווחים גם בשוק המשנה של מסחר במחסניות.
חברות כגון HP יצטרכו לאלתר דרכים חדשות ויצירתיות להגן על מוצריהן ולהשיא את רווחיהן. ואולם בשורה התחתונה החלטה זו מהווה ניצחון מוחץ לחופש התחרות והגבלת זכויותיהם של בעלי פטנט.
אין באמור משום חוו”ד משפטית כלשהי ומומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום.
