dreamstime_18374252

"פיצויים בתובענה בגין הפרת פטנט" המאמר המקיף ביותר על פיצויים בתביעות פטנטים

 "פיצויים בתובענה בגין הפרת פטנט" מאת עורכי הדין יוסי סיוון ועמיר פרידמן , פורסם בכתב העת "רשימות בנתיב קנייני הרוח" 2004 בהוצאת פרלשטיין גינוסר.

א.    סקירה כללית:

        בעל פטנט רשום זכאי להגיש תובענה משפטית כנגד כל גורם שניצל את האמצאה המוגנת בפטנט ללא הרשאה מפורשת או ללא זכות שבדין. בעל הפטנט זכאי לדרוש צו מניע שימנע מהנתבע להמשיך באקט המפר וכן מגוון של סעדים כספיים. הוראת סעיף 183 (א) לחוק הפטנטים מניחה את הכלל הבסיסי על פיו "בתביעה על הפרה זכאי התובע לסעד בדרך של צו מניעה ולפיצויים".[1]

        מבין המגוון הרחב של הסעדים שבמסכות כל ערכאה אזרחית לתתם, נהוג בדרך כלל לבקש מהערכאה היושבת לדין במסגרת תובענה בגין הפרת פטנט רשום סעד של צו מניעה זמני שימנע את המשך ההפרה, סעד של צו מניעה קבוע שייכנס לתוקף עם מתן פסק הדין וסעד כספי בגין הנזקים שהסב מעשה ההפרה לבעל הפטנט בפועל.

        נקודת המוצא הבסיסית בעת בחינת תובענה בגין הפרת פטנט, הנה שלבעל הפטנט הרשום נתונה זכות בלעדית מונופוליסטית לניצול האמצאה המוגנת.[2] כל אקט הנוגס בזכות הבלעדית של בעל הפטנט, מפר את זכויות בעל הפטנט, אם יש בו קורטוב של ניצול עסקי ביחס לאמצאה המוגנת באמצעות הפטנט.

        הזכות האלמנטרית הנתונה לבעל הפטנט במסגרת תובענה בגין הפרת הפטנט, הנה הזכות לקבל מאת המפר השבה של כלל הרווחים שהפיק המפר כתוצאה מהפרת זכויות בעל הפטנט. במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Levin", הסביר בית המשפט את הזכות הנתונה בידי בעל הפטנט לדרוש ממפר הפטנט להשיב את ההתעשרות שהפיק מניצול האמצאה המוגנת, בדברים הבאים;

“The patent law gives the right to recover all profits from an infringement. ‘Profit”, as so used, is no mysterious phrase. It means simply all-financial gains. Such gains are the difference between expenditures made to produce and sell the infringing articles and the receipts there from. Obviously, the application of this rule – the ascertainment of such actual profits – will occasion separate accounting and fact problems in each case because items entering into cost or into receipts will differ. Always, however, the task is to see that the patentee recover every dollar of advantage realized by the infringer from the infringement and no more.”[3]

        בעל הפטנט זכאי להשבה של ההפסדים שנגרמו לו בפועל. בהיות מעשה המפר את זכויות בעל הפטנט משום עוולה נזיקית. העיקרון הבסיסי שאמור להדריך את ערכאת השיפוט בעת שומת הפיצויים שיוענקו לבעל הפטנט הנו העיקרון "השבת המצב לקדמותו".[4] בהתאם לעיקרון זה, בעל הפטנט זכאי להיפרע פיצויים בגין הפסדים שנגרמו לו ולא בגין הפסדים פוטנציאליים שיכלו להיגרם לו.[5]

        ערכאת השיפוט צריכה לבחון, בהתאם לכללים שהונחו בפסיקה הענפה, את הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת זכויותיו הקנייניות ואת הרווחים הריאליים שהפיק המפר במהלך וכתוצאה מהפרת זכות בעל הפטנט לנצל באורח בלעדי את האמצאה המוגנת. המטרה הבסיסית בקביעת פיצויים לטובת בעל הפטנט, הנה למנוע מהמפר ליהנות מהפרות שהניב האקט המפר.[6]

        בעל הפטנט רשאי להגיש תביעה בגין הפרת זכויותיו רק לאחר שהוענק הפטנט, ובכפוף להענקת הפטנט. לאחר רישום הפטנט כדין, מכיר הדין בתוקף האמצאה המוגנת למשך תקופה של עשרים שנה, שניצניה מתחילים למפרע ממועד הגשת בקשת הפנט.

        בהתאם לכך, נקבע במסגרת הוראת סעיף 179 לחוק הפטנטים, כי לאחר רישום הפטנט כדין זכאי בעל הפטנט לפיצויים בגין הפרת זכויותיו הקנייניות החל מהמועד בו הובא הפטנט לראשונה לידיעת הציבור, כלומר החל מהמועד בו פורסמה ברשומות הודעה בדבר כוונת רשם הפטנטים לקבל את הפטנט המבוקש לרישום.

        בכדי לזכות בפיצויים בגין הנזקים הכספיים שסבל בעל הפטנט, על בעל הפטנט לטעון בכתב תביעתו ולפרט את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת הפטנט. בעת בירור התובענה, יידרש בעל הפטנט להניח בפני ערכאת השיפוט ראיות שיבססו את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת הפטנט הרשום.

        מאחר וקיים קושי רב להוכיח נזקים ממוניים בתובענה בגין הפרת פטנט רשום, מקובל להעניק לבעל הפטנט פיצויים ללא הוכחת נזק, בדומה לזכות הסטטוטורית לפיצוי נומינאלי ללא הוכחת נזק המעוגנת בפקודת זכות היוצרים.[7] הוראה דומה לא מעוגנת במסגרת חוק הפטנטים, אך בפועל נוהגות ערכאות השיפוט להעניק לבעל פטנט פיצויים ולו נומינאליים, בגין הפרת זכויותיו הקנייניות.

        הנוהג להעניק פיצויים נומינאליים בתביעות בגין הפרת פטנט, מקורו גם בכך שיסוד הנזק איננו אחד מיסודות עילת התביעה. די בהפרת הפטנט על ידי גורם שלא הורשה לכך, על מנת להכשיר ולבסס את זכותו של בעל הפטנט להגיש תובענה בעילה של הפרת הפטנט.

        מכל מקום, תמיד מסובך ומורכב לכמת את הנזקים המדויקים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה ממעשה ההפרה. ברוח הדברים האמורים, נפסקו עוד לפני כשלושים שנה הדברים הבאים באשר לאופן חישוב הנזק שמסב מעשה ההפרה;

"במשפטים מסוג זה, אף לגבי נזק ממשי, שלרוב לא ניתן למדוד אותו במדויק, ניתנת יד חופשית למדי לבית המשפט להעריכו או לקובעו על דרך האומדן, בהתחשב עם כל נסיבות המקרה כפי שהוכחו במשפט."[8]

        הנטל להוכיח את הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט ואת הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה, מוטל על בעל הפטנט. בעל הפטנט רשאי לבקש מערכאת השיפוט להוציא סעד של מתן חשבונות לחובת הנתבע, בכדי שבעל הפטנט יוכל לבחון בצורה יסודית את הרווחים הריאליים שהפיק הנתבע כתוצאה ממעשה ההפרה.

        חשוב לזכור, כי נקודת המוצא במשפטים הנוגעים להפרת פטנט, דומה במהותה לנקודת המוצא המנחה את ערכאת השיפוט בתביעות נזיקיות. הפיצוי הכספי שייפסק לטובת בעל הפטנט, אמור להשיב את מצבו של בעל הפטנט למצב בו היה בעל הפטנט נתון אם לא היה מופר הפטנט, כלומר להשיב את המצב לקדמותו.

        הפיצוי לו זכאי בעל הפטנט איננו כולל, על פי רוב, פיצוי עונשי מוגדל, אלא אם כן המשיך הגורם שהפר את הפטנט במעשה ההפרה לאחר שערכאת השיפוט הוציאה מלפניה צו מניעה שהורה לחדול מהמשך הפרת הפטנט או לאחר שהמפר קיבל מבעל הפטנט התראה בכתב בנוגע להפרה ונדרש לחדול ממעשה ההפרה.

        במשפטים על הפרת פטנט, מקובל לפסוק לטובת בעל הפטנט פיצויים נומינאליים או פיצויים בהתאם להיקף הנזק שנגרם לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט. אולם, להבדיל מהזכות להיפרע פיצויים נומינאליים בגין מעשה ההפרה, הזכות להיפרע פיצויים נוספים תלויה בהיקף הנזקים שיצליח בעל הפטנט להוכיח ולבסס בראיותיו.

        הכללים לאורם נאמד הנזק שנגרם לבעל הפטנט אינם מפורטים במסגרת חוק הפטנטים. מטרת הפיצויים הנה להשיב את המצב לקדמותו, כך שבעל הפטנט יוחזר למצב בו היה נתון אלמלא בוצעה ההפרה. הוכחת הנזק הנה סוגיה עובדתית מסובכת ומסועפת, הנבחנת על יסוד החומר הראייתי שיוצג בפני ערכאת השיפוט.

        לנוכח הקשיים הרבים הכרוכים בחישוב הנזק שנגרם לבעל הפטנט, ערכאת השיפוט רשאית לפסוק את הדין בהסתמך על אומדן גלובאלי, כל אימת שאין באפשרותה לחשב את הנזק לפי קני מידה ברורים.

        במסגרת פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין "השתיל", הסביר בית המשפט העליון כי במידה וקיים קושי ממשי בחישוב ובקביעת הנזק שנגרם כתוצאה ממעשה העוולה, נתונה לערכאת השיפוט הסמכות לפסוק פיצויים על דרך האומדן הגלובאלי. במסגרת פסק דין זה, פסק בית המשפט העליון את הדברים הבאים היפים גם לענייננו;

"השופט הנכבד של בית המשפט קמא חיפש בין הראיות שהובאו לפניו הוכחות לשיעור הנזק האמיתי והממשי. חיפש ולא מצא, פרט לראיות מסוימות שהיה בהן כדי להוכיח חלק מן הנזק, ואילו לגבי יתר חלקי הנזק (והשופט קבע שהיו כאלה) לא הובאו ראיות חותכות ובדוקות. למען הדיון צריך להוסיף, שקשה היה ביותר, אם לא בלתי אפשרי, להוכיח בתיק זה, בצורה מדויקת ומלאה, את שיעור הנזקים שנגרמו למערערים. ההלכות האומרות שיש לפצות את הניזוק ואפילו לא הוכיח את שיעור נזקיו בצורה מדויקת, לא נועדו אלא להושיט סעד לניזוק במקרה כזה בדרך של אומדנא."[9]

        בכדי שבעל הפטנט יזכה בפיצויים, ולו בדרך האומדן הגלובאלי, עליו להוכיח כי הנתבע הפר את זכויותיו.[10] בטרם תפנה ערכאת השיפוט לדרך האומדן, על בעל הפטנט לנסות ולהוכיח את הנזקים הממשיים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת הפטנט. לערכאת השיפוט נתונה הסמכות לפסוק פיצויים לטובת בעל הפטנט גם בהיעדר הוכחות פוזיטיביות בנוגע לנזקים, אך ערכאת השיפוט תשתמש בסמכות זו רק כאשר אין אפשרות לכמת את הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט בכלים ממשיים.[11]

ב.    החלופות לחישוב הנזק:

        הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים מונה שיקולים שעל בית המשפט להתחשב בהם בבואו לפסוק את שיעור הפיצוי המגיע לבעל הפטנט. השיקולים המפורטים במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים, כוללים את הנזק שנגרם לבעל הפטנט ואת היקף ההפרה וההנאה שהפיק הנתבע בעקבות וכתוצאה ממעשה ההפרה. הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים קובעת, בזו הלשון;

"בית המשפט, בבואו לפסוק פיצויים, יתחשב במעשה ההפרה של הנתבע ובמצבו של התובע עקב מעשה זה, והוא רשאי להביא בחשבון, בית היתר;

(1)                הנזק הישיר שנגרם לתובע;

(2)                היקף ההפרה;

(3)                הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה;

(4)                דמי תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם, אילו ניתן לו רשיון לנצל את הפטנט בהיקף שבו נעשתה ההפרה."[12]

        החלופות המעוגנות במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים אינן בגדר רשימה סגורה של שיקולים שערכאת השיפוט רשאית לקחת בחשבון בעת בחינת תוצאות והשלכות הפרת הפטנט הרשום.[13]

        לאחר שערכאת השיפוט קובעת כי הפטנט הופר, על ערכאת השיפוט לבחור את הדרך שבה יחושבו הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, תוך קביעת קריטריונים מפורשים שעל פיהם יבחנו הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט.

        ערכאת השיפוט רשאית לשקלל נתונים נוספים שאינם מפורטים במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים, לצורך פסיקת הפיצויים להם זכאי בעל הפטנט הרשום כתוצאה מהפרת זכויותיו הקנייניות.

        במסגרת פסק הדין בעניין "Eli Lilly", קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי הפקת יתרון כלכלי בדרך של הקדמת הכניסה לשוק מיד לאחר פקיעת הפטנט הרשום, הנו שיקול שערכאת השיפוט רשאית לשקול בעת שומת הפיצויים בנסיבות פרשת "Eli Lilly", פסק בית המשפט כי חברת "Eli Lilly" זכאית לפיצוי בגובה ההפרש המשוער של התקבולים שהיו זורמים אליה ממכירת המוצרים המוגנים בפטנט אם הנתבעת לא הייתה מקדימה את כניסתה לשוק לבין סכום התקבולים שזרם אליה בפועל בשנים שלאחר פקיעת הפטנט.[14]

        חשוב לציין, כי לאחר שניתן פסק הדין בעניין "Eli Lilly" תוקן חוק הפטנטים. בשנת 1998 תוקף סעיף 54 א' לחוק הפטנטים, ובמסגרתו נקבע כי מתחרה עסקי רשאי לבצע פעולה ניסיונית לצורך השגת היתר לניצול האמצאה המוגנת בתום תקופת תוקפו של הפטנט הרשום.

        החריג שנקבע במסגרת הוראת סעיף 54 א' לחוק הפטנטים, מאפשר ביצוע פעולה ניסיונית לצורך השגת היתר הנדרש על פי דין לניצול האמצאה המוגנת בלבד. כאשר המתחרה מבצע פעולה ניסיונית שיש בה אלמנט עסקי, רשאית ערכאת השיפוט להביא את האלמנט העסקי בחשבון בעת קביעת הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט כתוצאה מניצול האמצאה המוגנת.

        להשלמת התמונה יצוין, כי במקביל לאפשרות לבצע פעולה ניסיונית באמצאה המוגנת בפטנט לצורך השגת היתר כדין לניצול האמצאה לאחר פקיעת הפטנט הרשום, תוקן חוק הפטנטים וניתן כיום לקבל צו להארכת תקופת תוקפם של פטנטים מסוימים בתחום הרפואה בלבד.

        לגופו של עניין, מפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין "Eli Lilly", ניתן ללמוד כי רשימת השיקולים שאותם רשאית ערכאת השיפוט לשקול בעת קביעת הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, כתוצאה מהפרת זכויותיו הקנייניות, איננה בגדר רשימה סגורה.

        בעת הכרעת היקף וגובה הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, על ערכאת השיפוט לבחון, בראש ובראשונה, את הרווחים הריאליים שהפיק המפר או ההפסדים הממשיים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה מנגיסת זכויותיו הקנייניות.[15]

        במסגרת פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין "הרשקו",[16] אשר התייחס להפרה של זכות יוצרים, פורטו מספר שיקולים שערכאת השיפוט רשאית לקחת בחשבון בעת קביעת שיעור הפיצויים בתביעה בגין הפרת זכות יוצרים.

        פסק הדין בעניין "הרשקו" רלוונטי גם לעניין הפרה של זכויות בעל פטנט, בהיות זכויות אלו חלק ממאגר זכויות הקניין הרוחני. בהתאם לפסק הדין בעניין "הרשקו", על ערכאת השיפוט לפסוק לטובת בעל הזכות הקניינית פיצוי לפי ההפרש בין ערכה של הזכות לפני הפרתה לבין ערכה של הזכות לאחר הפרתה, אם ערכה של הזכות ניתנת להערכה כספית. כאשר ערכה של הזכות איננה ניתנת להערכה כספית, על ערכאת השיפוט לפסוק לטובת בעל הזכות הקניינית פיצויים על פי שיקול דעתה.

        בעת קביעת פיצויים על בסיס של אומדן ללא הוכחת נזק מפורש, על ערכאת השיפוט להתחשב בהיקף ההפרה, בתקופת ההפרה, במידת ההצלחה המסחרית של המוצרים המפרים, במידת החיוניות של המוצרים המפרים, ברווחים שהיה מפיק בעל הזכות הקניינית אלמלא ההפרה, במחיר בו נמכרו המוצרים המפרים לעומת המחיר בו נמכר המוצר המוגן ובמועד בו החלה ההפרה.[17]

        לערכאת השיפוט נתון שיקול דעת נרחב בעת בחינת וקביעת היקף הפיצויים שיפסקו לטובת בעל הפטנט, כתוצאה מרמיסת זכויותיו הקנייניות.

        רשימת הכללים המותווים במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים, איננה בגדר רשימה סגורה וערכאת השיפוט רשאית להכריע בסוגיית הנזק אף בהתחשב בכללים הנוספים עליהם עמדנו לעיל.

        המבחנים העיקריים שעל בסיסם תוכרע סוגיית הפיצויים, הנם היקף ההפרה, הרווחים הריאליים שהפיק המפר, הנזק הישיר שנגרם לבעל הפטנט, דמי תמלוגים סבירים שהיה בעל הפטנט זכאי לקבל מהמפר אילו ניתן למפר רשיון לנצל את האמצאה המוגנת, ערכה של האמצאה המוגנת בשוק הרלוונטי והתחליפים הקיימים בשוק הרלוונטי לאמצאה המוגנת.

        במסגרת סקירה זו נרחב להלן את היריעה ביחס לשיקולים המרכזיים שעל ערכאת השיפוט לקחת בחשבון בעת שומת הפיצויים בגין הפרת זכויות בעל הפטנט. יחד עם זאת, בשל הקשיים הרבים המלווים את אומדן שיעור הפיצויים, יש לזכור כי לערכאת השיפוט נתונה הסמכות לקבוע את הפיצויים בדרך האומדן הגלובאלי. ערכאת השיפוט תשתמש בסמכותה לפסוק פיצויים על דרך האומדן הגלובאלי, בהיעדר הוכחות חותכות וחד משמעיות לעניין הנזקים הממשיים שנגרמו בפועל לבעל הפטנט.

ג.     ההפסד שנגרם בפועל לבעל הפטנט:

        בעל פטנט רשום אוחז באמתחתו זכות קניינית מונופוליסטית. לבעל הפטנט הרשום נתונה הזכות לנצל את האמצאה המוגנת באמצעות הפטנט באופן בלעדי וייחודי. כל גורם המנצל את האמצאה המוגנת או את "עיקר האמצאה" המוגנת ללא רשות, מסב לבעל הפטנט נזקים על ידי כרסום זכותו הקניינית.

        בכדי לבסס סעד של פיצויים בהסתמך על הנזק שנגרם לבעל הפטנט, עליו להוכיח כי ספג הפסדים ואיבד פלח שוק מסוים. בעל הפטנט צריך להוכיח כי אלמלא האקט המפר הוא היה מוכר יותר, משיג יותר לקוחות או מבצע יותר עסקאות מסחריות תוך ניצול האמצאה המוגנת.

        בכדי להוכיח כי הנזק נגרם כתוצאה מהאקט המפר, על בעל הפטנט לבסס קשר סיבתי בין האקט המפר לבין הנזקים שנגרמו לו. בעל הפטנט צריך לאמוד את היקף הנזקים שנגרמו לו במסגרת כתב התביעה, אך אין לתפוס את בעל הפטנט באומדן הראשוני שחושב על ידו. יש להתיר לבעל הפטנט לתקן את האומדן, אם התגלו נסיבות עובדתיות חדשות, התבהרו נתונים חדשים כתוצאה מחיוב המפר במתן חשבונות או שחלה טעות באופן ביצוע האומדן הראשוני.

        בעת קביעת ההפסדים הממשיים שספג בעל הפטנט, על ערכאת השיפוט להתחשב גם בתחרות הקיימת בענף הרלוונטי ובתחליפים הקיימים לאמצאה המוגנת. במקרה הפשוט, בו בעל הפטנט אוחז אמצאה חיונית שאין לה תחליף, תוכל ערכאת השיפוט לחשב את ההפסדים שנגרמו לבעל הפטנט על ידי קביעת הרווחים שהיה בעל הפטנט מפיק אם המכירות שבוצעו על ידי המפר היו מתבצעות על ידי בעל הפטנט.

        במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Smith Kline", קבע בית המשפט כי על בעל הפטנט להוכיח את המרכיבים הבאים לצורך הערכת ההפסד הממשי שנגרם לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט;

“(1) The demand for the patented product,        (2) The absence of an acceptable non infringing substitute for the patented product, (3) The patent owner’s manufacturing and marketing capability to exploit the demand for the patented product, and (4) The amount of profit the patent owner would have expected to make if the patent owner had made the infringer’s sales.”[18]

        בכדי שבעל הפטנט יזכה לקבל פיצויים בגין הפרת הפטנט הרשום, עליו להוכיח בנוסף כי היה באפשרותו לייצר או לייבא את האמצאה המוגנת בכמות בו נמכרה האמצאה המוגנת. לחילופין, על בעל הפטנט להוכיח כי היה באפשרותו לאתר גורם עסקי שיקבל הרשאה לניצול האמצאה המוגנת.

        ההפסד שנגרם בפועל לבעל הפטנט יהיה מסובך להוכחה, כאשר ישנם מספר גורמים מסחריים המפרים את הפטנט. בנסיבות אלו, בעל הפטנט ייתפס כמי שאיננו מסוגל לספק את צורכי הציבור הרחב, ועל כן שיעור ההפסד הריאלי שייפסק לטובת בעל הפטנט יופחת.

        במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Dowagial", הובהר הצורך להתחשב ביכולת בעל הפטנט לנצל את האמצאה המוגנת, בעת שומת ההפסדים הממשיים שנגרמו לבעל הפטנט, עת נפסקו הדברים הבאים;

“During the period of infringement several other manufacturers were selling drills in large numbers in the same localities in direct competition with the plaintiff’s drill, and under the evidence it could not be said that, if the sales in question had not been made, the defendants’ customers would have bought from the plaintiff rather than from the other manufacturers. Besides, it did not satisfactorily appear that the plaintiff possessed the means and facilities requisite for supplying the demands of its own customers and of those who purchased the infringing drills.”[19]

        בעת בחינת ההפסדים הריאליים שנגרמו לבעל הפטנט, יש להתחשב גם בתחליפים הקיימים לאמצאה המוגנת. כאשר קיימים תחליפים טובים לאמצאה המוגנת, שיעור הנזק הריאלי שייפסק לטובת בעל הפטנט יופחת. מאידך, אם האמצאה המוגנת חיונית וחסרת תחליף מהותי, תשמש עובדה זו להגדלת היקף ושיעור הפיצויים שייפסקו לטובת בעל הפטנט.[20]

        הדברים האמורים, כפופים לכך שהתחליף יהיה תחליף לגיטימי. כאשר התחליף מפר את האמצאה המוגנת או את "עיקר האמצאה", ישוקלל אלמנט זה לטובת בעל הפטנט. ערכאת השיפוט צריכה לבחון ולהשוות היטב את התחליף לאמצאה המוגנת, בכדי שהתחליף לא יהווה בעצמו ניצול המפר את זכויות בעל הפטנט. הבחינה אם התחליף תואם לאמצאה המוגנת, נעשית על פי השוואה אובייקטיבית בין התחליף לבין האמצאה המתוארת במסגרת תביעות הפטנט.

        סוגיה אחרת הקשורה להפרת האמצאה המוגנת ולנזקים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת האמצאה המוגנת, הנה סוגיית התפקיד הפונקציונאלי שמגלמת האמצאה המוגנת. לעיתים, אמצאה מוגנת מהווה רכיב שולי במוצר מוגמר. בנסיבות אלו, האמצאה המוגנת נמכרת יחד עם המוצר המוגמר ואיננה נמכרת בנפרד. כאשר האמצאה המוגנת משרתת פונקציה מוגבלת וידועה מראש, האפשרות לנצל את האמצאה המוגנת מצומצמת בהיקפה.

        בנסיבות אלו, על ערכאת השיפוט לפסוק לבעל הפטנט פיצויים על דרך האומדן הגלובאלי, שכן קשה לבחון את הערך הממשי של האמצאה המוגנת. במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Rite Hite", הובהר כי במקרים בהם האמצאה המוגנת מתמזגת עם מרכיבים נוספים, אין מקום לבחון את ההפסד הריאלי שספג בעל הפטנט כתוצאה מהפרת האמצאה המוגנת, ובלשון בית המשפט;

“The unpatented components must function together with the patented component in some manner so as to produce a desired end product. Our precedent has not extended liability to include items that have essentially no functional relationship to the patented invention and that may have been sold with an infringing device only as a matter of convenience or business advantage. We are not persuaded that we should extend that liability. Damages on such items would constitute more than what is ‘adequate to compensate for the infringement.’”[21]

        ניתן לסכם, על כן, כי ערכאת השיפוט מוסמכת לפסוק לבעל הפטנט פיצויים בהתאם להפסד הריאלי שספג בעל הפטנט. בעל הפטנט צריך להוכיח את הרווחים שיכל להפיק מניצול האמצאה המוגנת אלמלא בוצעה ההפרה, את היקף הניצול שנגרע ממנו כתוצאה מההפרה ואת יכולתו לנצל את האמצאה המוגנת. על בעל הפטנט להוכיח קשר סיבתי מוצק בין ההפרה לבין ההפסד הכספי או הממשי שנגרם לו כתוצאה מההפרה.

        ערכאת השיפוט לא תבחן את הנזק הממשי שנגרם לבעל הפטנט, כאשר קיימים תחליפים לאמצאה המוגנת שאינם מפרים את האמצאה המוגנת, כאשר בעל הפטנט איננו מסוגל לייצר או לייבא את האמצאה המוגנת וכאשר האמצאה המוגנת מהווה חלק ממכלול מרכיבים של מוצר מוגמר.

        בנסיבות אלו, ערכאת השיפוט תקבע את הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט בדרך של אומדן גלובאלי, בדרך של אומדן נומינאלי או בדרך חישוב אחרת.

ד.    הרווח הריאלי שהפיק המפר:

        בהתאם להוצאת סעיף 183 (ב) (3) לחוק הפטנטים, פרמטר נוסף שערכאת השיפוט יכולה לקחת בחשבון בעת שומת היקף ושיעור הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט הנו הרווח שהפיק מפר הפטנט ממעשה ההפרה.

        רווחים שהפיק המפר כתוצאה מניצול האמצאה המוגנת, מהווים התעשרות שלא כדין על חשבון זכויותיו הקנייניות של בעל הפטנט. המפר צריך להשיב לבעל הפטנט את הרווחים שקצר תוך שימוש באמצאה המוגנת.[22]

        הרווחים שהמפר חייב להשיבם לבעל הפטנט הנם הרווחים הריאליים שהפיק בלבד. לצורך קביעת רווחים אלו, על ערכאת השיפוט להפחית את העלויות שבהן נשא המפר לצורך פיתוח וייצור האמצאה המוגנת ואת העלויות שבהן נשא המפר בכדי להקים מערך לשיווק ולמכירת האמצאה המוגנת.

        במידה והעסק של המפר נוסד בכדי לנצל את האמצאה המוגנת בלבד, על ערכאת השיפוט להפחית מהרווחים גם את עלויות העסקת העובדים ועלויות ניהול העסק. מנגד, כאשר העסק של המפר עוסק במגוון רחב של תחומים, וביניהם האמצאה המוגנת, לא יילקחו נתונים אלו בחשבון בעת חישוב הרווחים שהפיק המפר.

        במסגרת פסק הדין שניתן באוסטרליה בעניין "Colbeam" הבהיר בית המשפט כי, בדרך כלל, אין לקחת בחשבון את כל הוצאות התפעול של המפר בעת קביעת הרווח שהופק מהפרת הפטנט. בית המשפט באוסטרליה הביע, בעניין זה, את הדעה הבאה;

“This will include any costs directly attributable to such sales and deliveries. But it should not, I think, include any part of the general overhead costs, managerial expenses and so forth of the defendant’s business, as it seems that all these would have been incurred in any event in the ordinary course of its business, in which as it was put in evidence the painting sets were a ‘side line.’”[23]

        בהתאם לפסק הדין בעניין "Colbeam", צריכה ערכאת השיפוט לשקלל את הרווח הריאלי שהפיק המפר, תוך ניכוי ההוצאות הכרוכות בניצול האמצאה המוגנת בלבד.[24]

        במקרים רבים ערכאת השיפוט תתקשה לחשב במדויק את הרווח הריאלי שהפיק המפר. בכדי לחשב את הרווח הריאלי, רשאית ערכאת השיפוט להורות למפר למסור חשבונות הנוגעים לעסקיו הכלליים ולאותם עסקים במסגרתם הופר הפטנט הרשום. כמו כן, רשאית ערכאת השיפוט לדרוש מבעלי הדין למנות מומחה מוסכם שייחשב את הרווח הריאלי, לאור המסמכים שהוצגו על ידי בעלי הדין.

        במסגרת פסק הדין שניתן באוסטרליה בעניין "Odeon", הבהיר בית המשפט את הצורך להסתייע במומחה פיננסי בכדי לחשב את הרווח הריאלי שהפיק המפר, בפוסקו את הדברים הבאים;

“The meaning of the word ‘profits’ is for the courts to determine. But the identification of what in relation to the affairs of a particular company constitutes its profits is determined by the courts with close regard to the views of the accountancy profession. The courts are influenced strongly by the views adopted by professional accountancy bodies, men of business and the evidence of accountant is given great weight by the courts.”[25]

        לאור הדברים האמורים, ערכאת השיפוט צריכה לנסות לקבוע בקירוב את הרווח שהפיק המפר כתוצאה מהפרת זכויות בעל הפטנט. ערכאת השיפוט צריכה להפחית מסכום התקבולים את ההוצאות שהיו כרוכות בביצוע ההפרה בלבד.

        כאשר ערכאת השיפוט מתקשה להעריך את הממצאים שהוצגו לפניה, עליה להסתייע בחוות דעת מטעם מומחים פיננסיים שהוגשו על ידי בעלי הדין או להציע לבעלי הדין למנות מומחה שיוכל להעריך את הרווח הריאלי שהופק על ידי המפר.

        כאשר לא ניתן להפריד בין ההוצאות שהוצאו לצורך הניצול המפר לבין שאר ההוצאות שהוצאו על ידי המפר במסגרת עסקיו, יש לערוך תחשיב ממוצע בהתאם לרווחים הכלליים ולהוצאות הכלליות של העסק, במהלך התקופה בה הופר הפטנט הרשום. כל ספק יפעל לחובת מפר הפטנט, אף אם פירושו הגדלת הרווח הריאלי שהופק כתוצאה ממעשה ההפרה.

        במסגרת פסק הדין בעניין "Schanding", פסק בית המשפט בארצות הברית את הדברים המפורטים להלן, ביחס לאופן חישוב ההוצאות שהוציא המפר מכיסו לצורך ביצוע האקט המפר;

“By definition, the stipulated fixed expenses would have been incurred regardless of whether the incremental infringing production of Suite 495 had been undertaken. Because these expenses were neither caused not increased by the infringing production, it may be argued that the infringer should not be permitted to avoid the expense by passing it on the patentee. The response to this argument is that these expenses are necessary for each component of production. Suite 495 could not have been produced without expenses for utilities, administrative salaries, building space and the like being incurred. Viewed in this light, the fixed expenses are as necessary to the infringing production as are the variable expenses, and should be similarly treated.”[26]

        לעיתים, לא תוכל ערכאת השיפוט לחשב את סכום הרווח הריאלי שהפיק המפר. בנסיבות אלו, על ערכאת השיפוט להכריע בסוגיית הפיצויים בהתבסס על מבחנים אחרים המנחים בבדיקת שיעור הפיצויים להם זכאי בעל הפטנט.

        ערכאת השיפוט לא תוכל לקבוע את שיעור ההכנסה הריאלית של המפר, למשל, כאשר האמצאה המוגנת משמשת כמרכיב אינטגרלי בתוך מערך של מרכיבים היוצרים מוצר מוגמר על ידי שילובם. במקרה זה, ערכאת השיפוט לא תוכל להפריד בין הרווח שהופק כתוצאה ממכירת המערך המוגמר לרווח שהופק כתוצאה מהשימוש שנעשה באמצאה המוגנת כמרכיב ממרכיבי המערך המוגמר. בנסיבות אלו, אין מקום להתבסס על מבחן הרווח הריאלי שהפיק המפר בכדי לקבוע את שיעור הפיצויים שישולמו לבעל הפטנט.[27]

        בנסיבות האמורות, תיאלץ ערכאת השיפוט לפנות למבחנים אחרים לאורם ניתן לקבוע את שיעור הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט. לחילופין, תיאלץ ערכאת השיפוט לקבוע את סכום הפיצויים בדרך של אומדן פיצויים גלובאלי או נומינאלי.

ה.    תמלוגים סבירים:

        אלטרנטיבה נוספת לקביעת שיעור הפיצויים שישולמו לבעל הפטנט, הנה על ידי הכרעת שיעור התמלוגים שהיה על המפר לשלם לבעל הפטנט אם המפר היה מקבל רשיון לניצול האמצאה המוגנת מאת בעל הפטנט.

        במידה וערכאת השיפוט תחליט להעריך את הפיצויים בהתאם לחלופה זו, ישמש הנוהג בקשר לתמלוגים המשולמים עבור השימוש במוצרים או בתהליכים הדומים לאלו המתוארים בבקת הפטנט, כבסיס נאות לקביעת שיעור הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט.

        ערכאת השיפוט תיטה לפסוק לטובת בעל הפטנט תמלוגים מוגדלים, מעל לשיעור התמלוגים המקובלים, בכדי להרתיע מפרים פוטנציאליים מפני מעשים המפרים זכויות קנייניות המוגנות באמצעות פטנטים.

        הערכת התמלוגים תתבסס על המחיר שהיה בעל הפטנט דורש עבור רשיון לניצול האמצאה המוגנת, בהתחשב בגורמים הרלוונטיים לניצול האמצאה, לרבות אופי האמצאה, תחליפי האמצאה, תמלוגים המקובלים בענף, תקופת הפטנט, רווחיות צפויה ויכולת הניצול של המפר.

        במידה ובעל הפטנט העניק רשיונות לניצול האמצאה המוגנת, ישמש שיעור התמלוגים שגבה בעל הפטנט ממורשיו כבסיס מוצק לחישוב הפיצויים להם זכאי בעל הפטנט.[28]

        קביעת שיעור התמלוגים שהיה על המפר לשלם לבעל הפטנט לצורך קבלת היתר לניצול האמצאה המוגנת, הנה במרבית המקרים הדרך הטובה והיעילה ביותר לקביעת שיעור הפיצויים להם זכאי בעל הפטנט. ערכאת השיפוט איננה חייבת להגיע לאומדן מדויק, ותחושת הצדק הבסיסית לא תקופח אם התמלוגים שייקבעו יסטו במידה מסוימת לכאן או לכאן.

        במידה וערכאת השיפוט בוחרת בחלופה זו לצורך קביעת שיעור הפיצויים, צריך בעל הפטנט להציג בפני ערכאת השיפוט ראיות בדבר רשיונות המקובלים בתחום הרלוונטי או רשיונות שניתנו על ידו לגורמים שונים, בכדי שערכאת השיפוט תוכל לקבוע את שיעור התמלוגים שעל המפר לשלם לבעל הפטנט בהתבסס על תשתית ראייתית ראויה.

        ערכאת השיפוט צריכה לבחון את סבירות התמלוגים ששולמו לבעל הפטנט או את סבירות התמלוגים המקובלים בענף הרלוונטי, כאשר השאלה שצריכה להנחות את ערכאת השיפוט הנה הסכום שעליו היו מסכימים בעל הפטנט והמפר לצורך הענקת רשיון לניצול האמצאה המוגנת, בטרם הופר הפטנט.

        בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Faulkner", הובהרה השאלה שצריכה להנחות את ערכאת השיפוט בעת קביעת התמלוגים שהיה בעל הפטנט אמור לקבל מהמפר, באופן הבא;

“The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement: that is, the amount which a prudent licensee who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention, would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.”[29]

        התמלוגים ייקבעו בהתחשב בערכה של האמצאה המוגנת, משך הזמן שהאמצאה המוגנת קיימת בשוק, היתרונות הטמונים באמצאה המוגנת, הסיכונים העסקיים שנוטל בעל הרשיון, הרשיונות המקובלים בענף הרלוונטי ושיעור התמלוגים שמקובל לשלם עבור ניצול מוצרים הקרובים במהותם למוצר המוגן באמצעות הפטנט.

        קביעת התמלוגים הנה דרך נאותה ויעילה ליישור ההדורים בין בעל הפטנט לבין המפר, ולהשבת מצבו של בעל הפטנט לקדמותו. ערכאת השיפוט רשאית לפעול במתחם של גמישות מסוימת, בעת קביעת התמלוגים. ערכאת השיפוט איננה חייבת להגיע לסכום מדויק. בכדי לערער על שיעור התמלוגים שנקבעו על ידי ערכאת השיפוט, יהיה צורך להוכיח כי הקביעה איננה סבירה בהתחשב בחומר הראיות ובנתונים שהונחו בפני ערכאת השיפוט.[30]

        חשוב להדגיש, כי התמלוגים שנפסקים על ידי ערכאת השיפוט אינם יוצרים רשיון בין בעל הפטנט לבין המפר. קביעת התמלוגים הנה דרך לפצות את בעל הפטנט בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהאקט המפר. לאחר שתינתן הכרעת ערכאת השיפוט רשאים בעל הפטנט והמפר להמשיך לקיים קשרי מסחר הדדיים, בהתבסס על התמלוגים שנפסקו על ידי ערכאת השיפוט.

        אולם, התמלוגים שנקבעו על ידי ערכאת השיפוט אינם מאחים את ההפרה שבוצעה. לפיכך, אם בעל הפטנט לא יהיה חפץ בקשרים עסקיים עם המפר, לא יוכל המפר להמשיך לנצל את האמצאה המוגנת בתמורה לתשלום תמלוגים שנפסקו על ידי ערכאת השיפוט.

        התמלוגים נועדו להשיב את מצבו של בעל הפטנט למצב בו הוא היה נתון, אלמלא בוצעה ההפרה. על הנפקות הנובעות מפסיקת התמלוגים במישור היחסים שבין בעל הפטנט לבין המפר, עמד בית המשפט בארצות הברית במסגרת פסק הדין בעניין "Rite Hite", בפוסקו את הדברים הבאים;

“A damage award calculated as a reasonable royalty gives no mandatory license. If it did, relief by way of injunction against future use makes no sense. A reasonable royalty is simply a measure of damages, not a license. The remedy Congress itself selected, cannot be condemned on the ground it conflicts with Congress’ views reflecting compulsory licenses. Obviously it does not. A reasonable royalty is in fact a Congressional largesse for cases where a patentee might other wise receive only nominal damages.”[31]

        למדים אנו, כי לערכאת השיפוט נתונה הסמכות לקבוע כי הפיצויים שישולמו לבעל הפטנט בגין הפרת זכויותיו, ייקבעו בהתאם לתמלוגים אותם היה בעל הפטנט מקבל מאת המפר, אילו הוענק למפר רשיון לנצל את הפטנט בהיקף שבו נעשתה ההפרה.

        בשל הקשיים הרבים הכרוכים בקביעת הנזק הריאלי שנגרם לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט, מקובל לפסוק לבעל הפטנט פיצוי בהתחשב בשיעור התמלוגים הסבירים אותם היה אמור בעל הפטנט לקצור, אם היה מעניק למפר רשיון לנצל את האמצאה המוגנת.

        לערכאת השיפוט קיים מתחם תמרון נרחב בעת שומת התמלוגים הסבירים. רק כאשר קיימת חוסר סבירות קיצונית בהכרעת ערכאת השיפוט, תועבר ההכרעה תחת עיניה הבוחנות של ערכאת הערעור המוסמכת.

ו.     פיצויים עונשיים:

        פיצויים עונשיים הנם פיצויים חריגים, שמטרתם להרתיע את הציבור מפני ביצוע עוולות מסוימות או מפני הפרת חובות חקוקות. במסגרת הוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים, עוגנה סמכות ערכאת השיפוט לפסוק פיצויים עונשיים בתביעה בגין הפרת פטנט רשום.

        בהתאם להוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים, מוסמכת ערכאת השיפוט לחייב את מפר הפטנט בפיצויים עונשיים, אם המפר לא הפסיק את ההפרה לאחר שקיבל דרישה בכתב מטעם בעל הפטנט או בעל רשיון ייחודי לניצול הפטנט בארץ להפסיק את ההפרה.

        הפיצויים העונשיים המעוגנים במסגרת הוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים, נועדו להבטיח כי גורמים שמפרים זכויות קנייניות השייכות לבעל הפטנט, יפסיקו את האקטים המפרים, מיד לכשייוודע להם כי הם מפרים את זכויות בעל הפטנט.

        הפיצויים העונשיים מתווספים לפיצויים הכלליים שמוסמכת ערכאת השיפוט לפסוק לזכות בעל הפטנט, כסעד בגין הפרת הפטנט הרשום או כסעד בגין כרסום זכויותיו של בעל הפטנט. בכל מקרה, סכום הפיצויים העונשיים לא יעלה על סכום הפיצויים הכלליים.

        במילים אחרות, לאחר שערכאת השיפוט קובעת את סכום הפיצויים שעל המפר לשלם לבעל הפטנט בגין הפרת זכויות בעל הפטנט, נתונה לערכאת השיפוט הסמכות להכפיל את סכום הפיצויים הכלליים. ערכאת השיפוט תפעיל את סמכותה לחייב את המפר בפיצויים עונשיים, רק אם בעל הפטנט הודיע למפר בכתב על האקט המפר ודרש מהמפר להפסיק לאלתר את האקט המפר.

        ערכאת שיפוט המוצאת לנכון להגדיל את הסכום שבעל הפטנט יקבל כפיצוי בגין הפרת הפטנט, על ידי הוספת מרכיב של פיצויים עונשיים, צריכה להפעיל את סמכותה בזהירות ובקפדנות יתר. רק כאשר יוכח כי המפר המשיך בפעולות המפרות ביודעין, תוך הסבת נזקים נוספים לבעל הפטנט, ניתן יהיה לשקול שימוש בסעד חריג וקיצוני זה.

        תביעה בגין הפרת פטנט הנה תביעה נזיקית, וככזו חוסה היא תחת העיקרון המשפטי המנחה על פיו יש להשיב את מצבו של בעל הפטנט למצב בו היה נתון אלמלא הופרו זכויותיו הקנייניות. הפיצויים העונשיים, חולשים אל מעבר לעיקרון זה, ומעניקים לבעל הפטנט פיצוי שגולש אל מעבר לגבולות הנזק הממשי שנגרם לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט.

        לנוכח האמור, על ערכאת השיפוט להפעיל את סמכותה לפסוק פיצויים עונשיים בקומץ היד ובנסיבות חריגות בלבד.

        במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Obermaier", הוסבר כי יש לפסוק כנגד המפר פיצויים עונשיים רק במקרים חריגים, בהם האינטרס הציבורי מצדיק התראת מפרים פוטנציאליים. במסגרת פסק דין זה נפסקו הדברים הבאים;

“Whether to award punitive damages is an issue for the sound discretion of the trial court, and its decision will not be set aside absent an abuse of discretion. However, punitive damages are not favored in the law, and the courts must take caution to see that punitive damages are not improperly or unwisely awarded. Additionally, punitive damages are penal in nature and their purpose is to deter the defendant and others from committing the same offense in the future. Such damages should be allowed with caution and confined within narrow limits.”[32]

        הסעד החריג המעוגן במסגרת הוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים, משקף את האיזון שיוצרת מערכת הפטנטים בין זכויות הממציא לבין זכויות הציבור הרחב. ממציא, אשר מפתח אמצאה חדשה לתועלת הציבור, זכאי לנצל את אמצאתו באורח בלעדי וייחודי במשך תקופה של עשרים שנה שמתחילה למפרע ממועד הגשת בקשת הפטנט.

        ההגנה הנורמטיבית המוענקת לממציא באמצעות חוק הפטנטים, מותנית בכך שהממציא פילס את דרכו בעד המסלול הפרוצדוראלי לרישום הפטנט והפטנט נרשם כדין. לאחר רישומו של הפטנט בפנקס הפטנטים, חל איסור מוחלט לנצל את האמצאה המוגנת ללא הרשאה מטעם הממציא, בעל הפטנט.

        בהתחשב בדברים האמורים, כאשר בעל הפטנט פונה למפר בטרם נקיטת הליכים משפטיים בדרישה להפסיק להפר את זכויותיו הקנייניות הנובעות מהפטנט הרשום, על המפר להפסיק לאלתר את ההפרה. מפר שלא היה מודע או שסבר לתומו כי מעשיו אינם מפרים את זכויות בעל הפטנט, חייב להפסיק את ההפרה מיד לאחר קבלת ההתראה מאת בעל הפטנט. חשוב להדגיש, כי לאחר קבלת ההתראה מאת בעל הפטנט, הפעולות המפרות נעשות מתוך מודעות להפרת זכויותיו הקנייניות של בעל הפטנט.

        בנסיבות אלו, קיימת הצדקה, הנובעת מעקרונות היסוד שבבסיס השיטה הפטנטיאלית, להעניש את המפר בגין הפרת זכויות בעל הפטנט. הסנקציה שערכאת השיפוט מוסמכת לנקוט כלפי מפר הפטנט, בדמות הפיצויים העונשיים, מתווספת לסכום הפיצויים שעל המפר לשלם לבעל הפטנט בגין הפרת הפטנט.

        יחד עם זאת, על ערכאת השיפוט לשקול היטב את אופן הפעלת הסמכות החריגה המעוגנת במסגרת הוראת סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים. על ערכאת השיפוט לפסוק, לכל היותר, פיצויים עונשיים בסכום השווה ערך לסכום הפיצויים הכלליים שנפסקו כנגד המפר בגין הפרת הפטנט.

ז.     פרמטרים להפחתת סכום הפיצויים:

        במסגרת חוק הפטנטים חרוטים מספר סייגים שבהתקיימם מוסמכת ערכאת השיפוט להפחית את סכום הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט או לשלול מבעל הפטנט את סכום הפיצויים לחלוטין.

        בנוסף על הסייגים החרוטים במסגרת חוק הפטנטים, ישנם מספר שיקולים שערכאת השיפוט רשאית להביא בחשבון בעת שומת הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, אשר עשויים להביא להפחתת הפיצויים שייקבעו לזכות בעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט.

        הסייג הראשון מעוגן במסגרת הוראת סעיף 184 לחוק הפטנטים, הקובעת בזו הלשון;

"בוטל חלק מפטנט שעל הפרתו הוגשה תביעה, אין בכל בלבד כדי לשלול מהתובע פיצויים על ההפרה; אולם רשאי בית המשפט שלא להעניק פיצויים אם התביעות שבפירוט של הפטנט המקורי לא נוסחו בתום לב או אם נוסחו שלא בצורה ברורה."

        בהתאם לסייג המעוגן במסגרת הוראת סעיף 184 לחוק הפטנטים, נתונה לערכאת השיפוט הסמכות לשלול מבעל הפטנט פיצויים בגין הפרת הפטנט, כאשר חלק מהפטנט בוטל בשל ליקויים בבקשת או בתביעות הפטנט.

        תביעות הפטנט מגדירות את תחום המונופולין של האמצאה ואת היקף ההגנה הנורמטיבית שמוקנית לבעל הפטנט. לפיכך, אם תביעות הפטנט אינן ברורות, כוללות מרכיבים שאינם מוזכרים במסגרת בקשת הפטנט, חומדות היקף מונופולין רחב מדי, אינן ברורות, הנן דו משמעותיות או נוסחו בחוסר תום לב, מוסמכת ערכאת השיפוט להפחית את הפיצויים שייפסקו לזכות בעל הפטנט.

        ההיגיון בכך נובע מחובת בעל הפטנט לחשוף בפני הציבור הרחב בצורה נאותה, מלאה ויעילה את פרטי אמצאתו. החשיפה נעשית במסגרת בקשת הפטנט. תביעות פטנט שאינן ברורות או שאינן משקפות את האמצאה המוגנת, ניתנות לביטול.

        לערכאת השיפוט נתונה הסמכות, מכוח הוראת סעיף 182 (א) לחוק הפטנטים, להורות על ביטול הפטנט, כולו או מקצתו, כאשר קיימת עילה שעל בסיסה ניתן היה להתנגד לרישום הפטנט. בהתאם להוראת סעיף 31 לחוק הפטנטים, ניתן להגיש התנגדות לרישום הפטנט, בין היתר, מהסיבה שבקשת הפטנט מכילה ליקויים מהותיים או טכניים.

        לפיכך, נקבע במסגרת הוראת סעיף 184 לחוק הפטנטים, שאם תביעות הפטנט אינן ברורות או שנוסחו בחוסר תום לב, נתונה לערכאת השיפוט הסמכות להפחית את הפיצויים שייפסקו לטובת בעל הפטנט. סמכות ערכאת השיפוט להפחית את הפיצויים, באה בנוסף לסמכות ערכאת השיפוט לצוות על ביטול החלק בפטנט שאיננו ברור או שהנו חומדני.

        ערכאת השיפוט רשאית להורות על עיכוב הליכים, כאשר הוגשה ללשכת רישום הפטנטים בקשה לביטול הפטנט. בקשה לביטול פטנט יכולה להתבסס, אף היא, על ליקויים בבקשת הפטנט. רשם הפטנטים מוסמך לבטל את הפטנט, לבטל את התביעות הפגומות או להורות לבעל הפטנט לתקן את בקשת הפטנט.

        כאשר בקשת הפטנט מהולה בליקויים מהותיים, יוכל מפר הפטנט לטעון כי לא היה מודע לתחום השתרעות הגנת הפטנט, ועל כן אין לחייב אותו בפיצויים בגין הפרת הפטנט.

        ערכאת השיפוט תפחית את סכום הפיצויים רק במקרים חריגים בהם יוכיח המפר כי לא ניתן היה להבין את תחום המונופולין של הפטנט הרשום. ערכאת השיפוט לא תתייחס לעמדתו הסובייקטיבית של מפר הפטנט, אלא לשאלה האם בעל מקצוע ממוצע בתחום הרלוונטי היה מבין את תביעות הפטנט והיקף השתרעותן.

        לצורך בחינת והכרעת שאלה זו, על ערכאת השיפוט לפרש את תביעות הפטנט בצורה תכליתית, תוך הישענות על התיאור והשרטוטים שבמסגרת בקשת הפטנט.

        בנוסף, עשויה ערכאת השיפוט להפחית את סכום הפיצויים, כאשר מפר הפטנט יוכיח כי תביעות הפטנט חומדות תחום הגנה שאיננו משקף את האמצאה המתוארת במסגרת בקשת הפטנט. נטל ההוכחה במישור זה רובץ לפִּתחו של מפר הפטנט, אשר צריך לשכנע את ערכאת השיפוט כי לנוכח התביעות החומדות יש להפחית את סכום הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט.

        המציאות מוכיחה, כי הפרה המתבצעת בשל חוסר הבנה של תביעות הפטנט הנה חריגה ונדירה. בדרך כלל, גורם המחליט להפר פטנט רשום, נוטל את בקשת הפטנט ומנסה לטשטש את עקבות ההפרה על ידי החלפת רכיבים שאינם מהותיים, השמטת רכיבים והכנסת שינויים חיצוניים או פונקציונאליים באמצאה המוגנת באמצעות הפטנט.

        בהתאם להוראת סעיף 49 לחוק הפטנטים, כאשר השינוי איננו מהותי והמוצר המתחרה דומה לאמצאה המוגנת, מתקיימת הפרה של "עיקר האמצאה" המתוארת במסגרת תביעות הפטנט.

        לנוכח האמור, רק במקרים נדירים תשתמש ערכאת השיפוט בסמכותה להפחית את סכום הפיצויים שייפסקו לטובת בעל הפטנט לנוכח ביטול חלק מתביעות הפטנט. ערכאת השיפוט תשתמש בסמכות זו, רק כאשר התביעות בוטלו כתוצאה מהיותן בלתי ברורות, מקיפות יתר על המידה או חסרות תום לב.

        הוראה דומה מעוגנת במסגרת הוראת סעיף 185 לחוק הפטנטים. בהתאם להוראה זו, רשאית ערכאת השיפוט להתעלם מתיקון שנעשה בתביעות הפטנט לאחר שהופר הפטנט. במילים אחרות, ערכאת השיפוט לא תאפשר לבעל הפטנט להכשיר את הקרקע להגשת תביעה בגין הפרת פטנט, בדרך של תיקון תביעות הפטנט בסמוך להגשת התביעה.

        לנוכח הוראת סעיף 185 לחוק הפטנטים, אם בעל הפטנט התרשל בניסוח תביעות הפטנט ולאחר מכן תיקן את התביעות לצורך הגשת תובענה בגין הפרת הפטנט, רשאית ערכאת השיפוט להפחית את סכום הפיצויים שייפסקו לזכות בעל הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט.[33]

        במהלך הדיון בתובענת ההפרה, רשאית ערכאת השיפוט לעכב את הליכי המשפט ולהעביר את בעלי הדין הניצים ללשכת רשים הפטנטים, אם הוגשה בקשה לתיקון בקשת הפטנט לאחר הגשת תביעת ההפרה. כאשר בקשת התיקון הוגשה לפני שהוגשה תביעת ההפרה, רשאי רשם הפטנטים להמשיך לדון בבקשה, זולת אם ערכאת השיפוט תורה במפורש על עיכוב ההליכים המתלבנים בפני רשם הפטנטים.

        ערכאת השיפוט תאפשר לבעלי הדין לסיים את ההליכים בפני רשם הפטנטים, במרבית המקרים, על מנת שהפורום המקצועי המוסמך והממוקצע יכריע בגורל תביעות הפטנט ויחליט אם יש מקום לתקן את בקשת הפטנט.

        בהתאם להוראת סעיף 65 לחוק הפטנטים, ניתן לתקן את בקשת הפטנט לאחר שהפטנט נרשם כדין בפנקס הפטנטים, רק לצורך הבהרה, סילוק שגיאות או צמצום תביעות הפטנט. בהתאם להוראה זו, תינתן לבעל הפטנט רשות לתקן את תביעות הפטנט, רק כאשר התביעות אינן ברורות או לצורך צמצום התביעות. מנגד, כאשר בעל הפטנט ניסח את תביעותיו בצורה כוללנית, דו משמעית, רחבה מדי או בחוסר תום לב, רק לעיתים רחוקות יאושר לבעל הפטנט לתקן את תביעות הפטנט.

        תיקון של התביעות המפורטות במסגרת בקשת הפטנט מיועד להבהיר לציבור הרחב את האמצאה המתוארת במסגרת בקשת ותביעות הפטנט. חרף הדברים האמורים, כאשר בעל מקצוע ממוצע בתחום הרלוונטי יכול להבין וליישם את האמצאה המוגנת, חרף חוסר הבהירות שהייתה קיימת בתביעות הפטנט, אין מקום להיטיב עם מפר הפטנט על ידי הפחתת סכום הפיצויים. בנסיבות אלו, המפר לא יוכל לאחוז בניסוחים הלשוניים הקלוקלים שבבקשת הפטנט, בכדי למנוע מבעל הפטנט את זכותו הבסיסית להיפרע פיצויים בגין הפרת זכויותיו.

        לדעתנו, רק במקרים יוצאי דופן תשתמש ערכאת השיפוט בסמכות המוקנית לה מכוח הוראות סעיפים 184 ו-185 לחוק הפטנטים, ותורה על הפחתת סכום הפיצויים שייפסקו לטובת בעל הפטנט. בכדי שערכאת השיפוט תפחית את סכום הפיצויים, על המפר להוכיח כי בעל הפטנט תבע תחום מונופולין רחב וחומדני או שבעל הפטנט ניסח את התביעות בצורה מעורפלת ובלתי ניתנת להבנה וליישום.

        על מנת להוכיח כי תביעות הפטנט שבוטלו או שתוקנו היו בלתי ברורות, צריך מפר הפטנט להוכיח כי בעל מקצוע ממוצע בתחום הרלוונטי היה נאלץ להפעיל מעוף אמצאתי אישי בכדי להשיג את התוצאה או לבצע את האמצאה המתוארת במסגרת תביעות הפטנט.[34]

        הוראה נוספת המאפשרת לערכאת השיפוט להפחית את סכום הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, הנה הוראת סעיף 186 לחוק הפטנטים. בהתאם להוראה זו, בעל הפטנט עשוי שלא להיות זכאי לפיצויים בגין הפרה של הפטנט הרשום שאירעה לאחר פקיעת הפטנט. הוראה זו מתייחסת לסיטואציה בה הפטנט הרשום פקע בשל אי תשלום אגרת החידוש והושב לאחר מכן לתוקפו. הוראת סעיף 186 לחוק הפטנטים קובע, בזו הלשון;

"רשאי בית המשפט שלא לפסוק פיצויים על הפרת פטנט שנעשתה בתקופה שבין המועד לתשלום האגרה לפי סעיף 56 לבין תשלומה למעשה לפי סעיף 57."[35]

        הוראה זו מתיישבת בקנה מידה אחד עם הוראת סעיף 63 לחוק הפטנטים, הקובעת כי מי שהחל לנצל בארץ אמצאה שהפטנט עליה פקע והוחזר לתוקפו, רשאי להמשיך לנצל את האמצאה לצורכי עסקו בלבד לאחר שהפטנט הוחזר לתוקפו. זכות זו נתונה גם לגורם שעשה הכנות ממשיות לצורך ניצול הפטנט שפקע, בטרם החזרתו לתוקפו.

        ההיגיון הניצב בבסיס הוראת סעיף 63 לחוק הפטנטים, ובעקבותיה בבסיס הוראת סעיף 186 לחוק הפטנטים, הנו הפרסום הפומבי של פקיעת הפטנט. לאחר שמתפרסמת ברשומות הודעה בדבר פקיעת פטנט, נתונה לציבור הרחב הזכות לנצל את האמצאה שהוגנה באמצעות הפטנט. גורם שניצל או עשה הכנות ממשיות לנצל פטנט שדבר פקיעתו פורסם ברשומות, לא ייאבד את זכויותיו לנצל את הפטנט לצורכי עסקו בלבד, לאחר שהפטנט יוחזר לתוקפו.

        חוק הפטנטים יוצא מתוך נקודת הנחה, כי גורם שהתבסס בתום לב על פרסום דבר פקיעת הפטנט ברשומות, איננו צריך להיענש בשל העובדה שבעל הפטנט איחר בתשלום אגרת החידוש.

        גורם שניצל את האמצאה המוגנת לאחר שדבר פקיעתה פורסם ברשומות, זכאי להמשיך לנצל את האמצאה המוגנת בצורה מוגבלת לצורכי עסקו בלבד. אותו גורם שניצל את האמצאה המוגנת לאחר פקיעתה ובטרם השבתה לתוקפה, לא ייחשב כמפר את זכויות בעל הפטנט אם ימשיך לנצל את האמצאה המוגנת לצורכי עסקו בלבד.

        בהתאם לכך, נקבע במסגרת הוראת סעיף 186 לחוק הפטנטים, כי ערכאת השיפוט מוסמכת שלא לפסוק פיצויים בגין הפרה של הפטנט שאירעה בין המועד לתשלום אגרת החידוש עד למועד תשלום אגרת החידוש בפועל.

        חלופה נוספת המקנה לערכאת השיפוט סמכות להפחית את סכום הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט, מעוגנת במסגרת הוראת סעיף 286 לחוק הפטנטים בארצות הברית. חלופה דומה לא מעוגנת במסגרת חוק הפטנטים בארץ, אך לדעתנו יש מקום לאמץ בארץ את הרציונאל הניצב בבסיס הוראת סעיף 286 לחוק הפטנטים בארצות הברית.

        בהתאם להוראת סעיף 286 לחוק הפטנטים בארצות הברית, בעל פטנט שהשהה את זכותו להגיש תביעה בגין הפרת הפטנט מעבר לתקופה של שש שנים מהמועד בו הופר הפטנט לראשונה, לא יהיה זכאי לפיצויים בגין מעשי ההפרה שמלאו להם שש שנים. לנוכח הוראה זו, כאשר בעל הפטנט יושב בחיבוק ידיים לנוכח הפרה מתמשכת של זכויותיו הקנייניות, יש לראות בכך הסכמה שבשתיקה או מכללא למעשי ההפרה.

        בהתאם להוראת סעיף 286 לחוק הפטנטים בארצות הברית, ערכאת השיפוט לא תעניק לבעל הפטנט פיצויים בגין הפרות שמלאו להן שש שנות ותק. הוראת סעיף 286 לחוק הפטנטים בארצות הברית, אותה ראוי לאמץ לדעתנו בפסיקה המקומית, קובעת כדלקמן;

“Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action. In the case of claims against the United States Government for use of a patented invention, the period before bringing suit, up to six years, between the date of receipt of a written claim for compensation by the department or agency of the Government having authority to settle such claim, and the date of mailing by the Government of a notice to the claimant that his claim has been denied shall not be counted as part of the period referred to in the preceding paragraph.”[36]

        בכדי לשלול מבעל הפטנט פיצויים מכוח הוראת סעיף 286 לחוק הפטנטים בארצות הברית, צריך מפר הפטנט להוכיח כי בעל הפטנט היה מודע למעשים המפרים במשך תקופה של שש שנים לפחות.[37] בעל הפטנט, מנגד, צריך להסביר מדוע לא דרש הגנה על זכויותיו הקנייניות במשך התקופה האמורה.[38]

        במישור זה, חשוב לציין כי חוק הפטנטים מכיר באפשרות להטיל סנקציה בדמות של רשיון בכפייה לניצול הפטנט כנגד בעל פטנט שאיננו מנצל את האמצאה המוגנת באמצעות הפטנט. בעל הפטנט חייב לנצל, ולו בהיקף מצומצם, את זכותו המונופוליסטית. כאשר בעל הפטנט איננו מנצל את האמצאה המוגנת, איננו עונה על צורכי הציבור או משתמש לרעה בזכויותיו המונופוליסטיות, זכאי רשם הפטנטים להעניק רשיונות בכפייה לניצול האמצאה המוגנת באמצעות הפטנט.

        בהתאם לרציונאל שניצב ביסודה של סנקציה זו, יש להגביל זכויות בעל פטנט המודע לאורך תקופה ממושכת לכרסום שנעשה בזכויותיו הקנייניות, ואיננו מוצא לנכון להניד עפעף לנוכח מעשי ההפרה.

        אנו בדעה, כי יש מקום לנהוג בארץ בהתאם להוראת סעיף 286 לחוק הפטנטים בארצות הברית ולשלול או לפחות להפחית פיצויים המגיעים לבעל פטנט שהשהה את זכותו להגיש תביעה בגין הפרת הפטנט הרשום יתר על המידה.

        בנסיבות אלו, גם אם טענת השיהוי לא תתקבל כטענת הגנה אבסולוטית המובילה לדחיית התביעה, על ערכאת השיפוט להעניש את בעל הפטנט בשל השהיית זכויותיו המשפטיות. העונש הראוי, אשר יאזן בין זכויות בעל הפטנט לבין הסתמכות המפר על המצג שיצר בעל הפטנט, הנו הפחתה של סכום הפיצויים שייפסקו לטובת בעל הפטנט.

ח.    מתן חשבונות:

        קביעת שיעור הפיצויים המגיעים לבעל הפטנט בגין הפרת זכויותיו הקנייניות, מחייבת בחינה יסודית של הוצאות ותקבולי המפר. בהתאם להוראת סעיף 183 (ד) לחוק הפטנטים, נתונה לערכאת השיפוט הסמכות לצוות על מפר הפטנט למסור דין וחשבון מלא ומפורט ביחס להוצאות ולתקבולים שהוצאו ושהופקו על ידו במהלך התקופה בה ניצל את הפטנט הרשום. הוראת סעיף 183 (ד) לחוק הפטנטים, אשר מעגנת את סמכות ערכאת השיפוט לחייב את מפר הפטנט במתן דין וחשבון כספי, קובעת;

"נתבעו פיצויים, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע במתן דין וחשבון על היקף ההפרה; אולם בבואו לקבוע את שיעורם של הפיצויים, לא יהיה בית המשפט כפות בדין וחשבון אלא רשאי לקבוע את שיעורם לפי כל נסיבות המקרה; הוראה זו איננה גורעת מתקנות סדרי הדין בדבר מתן חשבונות."

        ערכאת השיפוט רשאית לחייב את המפר במתן חשבונות, על פי שיקול דעתה הבלעדי או על פי בקשה מפורשת מטעם בעל הפטנט. סעד של מתן חשבונות, הנו סעד חיוני והכרחי בתובענה בגין הפרת פטנט רשום. במרבית המקרים בעל הפטנט איננו יכול לתבוע סכום מדויק בגין הפרת הפטנט מפאת חוסר נתונים ואי ידיעת תזרים התקבולים וההוצאות של מפר הפטנט.

        בכדי שערכאת השיפוט תורה על סעד של מתן חשבונות, צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון, הנו שבעל הפטנט זכאי לקבל ממפר הפטנט חשבונות מפורטים. התנאי השני, הנו שבעל הפטנט איננו יכול להגיש תביעה על סכום מוגדר בשל הערפל הלוטה מעל הוצאותיו ותקבוליו של מפר הפטנט.[39]

        מאחר ובעל הפטנט זכאי לפיצויים בהתחשב בהפסד הריאלי שנגרם לו או ברווח הריאלי שהפיק המפר, הסעד של מתן חשבונות הנו סעד חיוני והכרחי בתובענה בגין הפרת פטנט.

        הוראת סעיף 183 (ד) לחוק הפטנטים, איננה גורעת מהוראות תקנות סדר הדין האזרחי בדבר מתן חשבונות. בעת שערכאת השיפוט דנה בבקשה להוציא צו למתן חשבונות, על ערכאת השיפוט לצקת תוכן לסמכויותיה בהתאם לסדרי הדין האזרחיים.

        בהתאם לתקנה 123 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, ערכאת השיפוט רשאית לתת הוראות בדבר אופן עריכת הדין וחשבון ולהורות כי הפנקסים שבהם התנהלו החשבונות הנדונים ישמשו ראיה לכאורה לאמיתות האינפורמציה והנתונים הכלולים בהם. בהתאם ללשונה ולרוחה של תקנה 123 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, נתון לערכאת השיפוט מתחם תמרון נרחב לקביעת האופן והאמצעים לעריכת הדין וחשבון.

        ערכאת השיפוט רשאית לצוות על מפר הפטנט לכלול במסגרת הדין וחשבון שייערך על ידו ויוגש לערכאת השיפוט, פרטים בדבר עלות חומרי הגלם, משכורות ששולמו לגורמים שסייעו בהפרת הפטנט, הלוואות, ריביות, הוצאות שוטפות, הוצאות ייצוא או ייבוא, תקבולים, תמלוגים, היקפי עסקאות ועוד.

        הפרטים המפורטים לעיל אינם בגדר רשימה סגורה, ולערכאת השיפוט נתונה הסמכות להורות למפר הפטנט למסור פרטים אחרים ונוספים לצורך בחינת הנזק הריאלי שנגרם לבעל הפטנט, בהתאם לנסיבות המקרה.

        להשלמת התמונה, יצוין כי מפר הפטנט חייב לנהל ספרי תקבולים והוצאות בהתאם להוראות הדין. מפר הפטנט, אשר איננו מנהל ספרים בצורה חוקית ונאותה, ייאלץ להוכיח את ההוצאות והתקבולים שהיו כרוכים בהפרת הפטנט להנחת דעתה של ערכאת השיפוט. כאשר מפר הפטנט לא ניהל ספרים כדין, כל ספק שיתעורר יפעל לטובת בעל הפטנט ויוביל לכך שלא ינוכו סכומים מהרווח הריאלי שהפיק מפר הפטנט כתוצאה מהפרת הפטנט הרשום.[40]

ט.   הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין:

        במסגרת פסק הדין שיינתן על ידי ערכאת השיפוט בתום שלב ההוכחות, תידרש ערכאת השיפוט להכריע בסוגיה בעייתית ורגישה, היא סוגיית הוצאות המשפט ושכר טרחת בא כוח הצד שזכה בדינו.

        בעת מתן פסק הדין, חייבת ערכאת השיפוט להתייחס לנושא ההוצאות כמצוות תקנה 511 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי. בהתאם לתקנה זו, חייבת ערכאת השיפוט להתייחס, במסגרת פסק הדין, הן להוצאות המשפט והן לשכר הטרחה ששילם הזוכה בדין לבא כוחו.[41]

        ערכאת השיפוט תכריע בסוגיית הוצאות המשפט, בהתחשב בהוצאות הסבירות שנגרמו לבעל הדין שזכה בדין, בשכר טרחת עורך הדין ששילם בעל הדין שזכה בדין, להוצאות רישום פרוטוקול בית המשפט, לדמי נסיעה של עדים, לשכר עדים, להוצאות אחרות הרשומות בתיק בית המשפט ולהוצאות מכל סוג אחר הקשורות במישרין לניהול התובענה.

        פרט להוצאות אלו, רשאית ערכאת השיפוט לצוות על תשלום הוצאות לקופת המדינה ולכיסו של הצד שכנגד, או לאחד מהם בלבד, אם אחד מהצדדים השתמש לרעה בהליכי המשפט או גרם להערכת הדיון שלא לצורך.

        תקנה 514 לתקנות סדר הדין האזרחי, מעגנת את סמכות ערכאת השיפוט להטיל הוצאות משפט על צד שגרם לעיכוב הדיון ללא סיבה מוצדקת. בהתאם לתקנה 514 לתקנות סדר הדין האזרחי;

"ראה בית המשפט או הרשם כי בעל דין האריך את הדיון בכל הליך שלא לצורך, על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא באותו הליך או בפסק הדין, וללא קשר עם תוצאות המשפט, להטיל עליו את הוצאות ההליך או המשפט בשיעור שימצא לנכון בנסיבות העניין, לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה, או לטובת שניהם."[42]

        תקנה 514 לתקנות סדר הדין האזרחי תיושם בתובענות שעניינן הפרת פטנטים, מלבד בנסיבות המקובלות ליישומה, כאשר בעל הדין הסתיר מידע חיוני מאת ערכאת השיפוט או מאת לשכת רישום הפטנטים, ניהל במקביל הליכי סרק הן בפני לשכת רישום הפטנטים והן בפני ערכאת השיפוט, הציג במכוון מצגי שווא בפני ערכאת השיפוט או התעלם במודע מפלוגתאות שהוכרעו על ידי רשם הפטנטים בטרם הוגשה התובענה או לאחר הגשת התובענה.

        במישור זה, חשוב לשים לב לחובת מבקש הפטנט המעוגנת במסגרת הוראת סעיף 18 לחוק הפטנטים. הוראת סעיף 18 לחוק הפטנטים מטילה על גורם שהגיש בקשת פטנט את החובה לגלות ולמסור ללשכת רישום הפטנטים פרסומים קודמים, אסמכתאות ופרטים חיוניים הרלוונטיים לאמצאה נשואת בקשת הפטנט.

        מבקש פטנט, אשר איננו מקיים את חובתו כלפי לשכת רישום הפטנטים, צפוי למגוון של סנקציות. ערכאת השיפוט או רשם הפטנטים מוסמכים לבטל את הפטנט, להעניק רשיונות בכפייה לניצול הפטנט ואף להורות על קיצור תקופת תוקפו של הפטנט, אם מבקש הפטנט הסתיר מידע חיוני או הטעה ביודעין את לשכת רישום הפטנטים בעת שנבחנה בקשת הפטנט.

        לדעתנו, יש להעניק פרשנות מרחיבה לסמכויות הנתונות לערכאת השיפוט או לרשם הפטנטים מכוח הוראת סעיף 18 ג' לחוק הפטנטים. לדעתנו, יש להכיר בסמכות ערכאת השיפוט או רשם הפטנטים להטיל הוצאות על בעל פטנט שהסתיר במכוון מידע חיוני מאת לשכת רישום הפטנטים בעת שנבחנה בקשת הפטנט.[43]

        בנסיבות המתאימות, רשאית ערכאת השיפוט להטיל גם הוצאות אישיות על עורך דין המייצג את אחד הצדדים. ערכאת השיפוט תשתמש בסמכות זו רק במקרים חריגים, בהם אחד מעורכי הדין גרם במתכוון לסרבול ולעיכוב ההליך המשפטי, הטעה את ערכאת השיפוט ביודעין, הפר את חובותיו האתיות כלפי ערכאת השיפוט או הסתיר מידע חיוני ואלמנטרי מאת ערכאת השיפוט.

        יעד זה הנו סעד חריג, שכן עורך הדין משמש כידו הארוכה של בעל הדין איננו נכנס לנעליו של בעל הדין. רק במקרים חריגים, בהם עורך הדין יכל לייעל את הדיון, לסייע לערכאת השיפוט בהוצאת האמת לאור או להחיש את הליכי המשפט, יהיה מקום לשקול הטלת הוצאות אישיות על עורך הדין של אחד הצדדים.

        שיקול חשוב נוסף הקשור בפסיקת הוצאות בעת מתן פסק הדין בתובענה בגין הפרת פטנט, הנו האינטרס הציבורי הטמון בשיטת הפטנטים. הציבור נאות להעניק זכות ניצול בלעדית מונופוליסטית לבעל הפטנט, תמורת גילוי נאות של האמצאה במסגרת בקשת הפטנט. כאשר האמצאה המתוארת במסגרת בקשת הפטנט איננה עונה על דרישות הכשרות לרישום כפטנט או כאשר בקשת הפטנט ערוכה בצורה רשלנית ובלתי נהירה, יש לאפשר לנתבע לתקוף את תוקפו וכשרותו של הפטנט הרשום. הנתבע פועל, בהקשר זה, כשליח ציבור, שכן ניסיונו של הנתבע להשמיט את הקרקע מתחת לתוקפו ולכשרותו של הפטנט תורם למאבק הציבורי כנגד רישום פטנטים בגין אמצאות שאינן כשירות לרישום פטנט.

        לפיכך, יש לאפשר לנתבע לתקוף את כשרותו ותוקפו של הפטנט שנרשם בפנקס הפטנטים. הנתבע משרת אינטרס ציבורי מובהק של טיהור פנקס הפטנטים מפני אמצאות שאינן כשירות לרישום, ועל כן אין מקום להטיל על הנתבע הוצאות בגין ניסיונו להביא לביטול הפטנט. גישה זו נתמכת על ידי הפסיקה האמריקאית, הדוגלת במתן מרחב פעולה נרחב לנתבע בתובענה בגין הפרת פטנט. בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Rite Hite", הסביר בית המשפט כי;

“Challengers who have meritorious defenses to a charge of patent infringement should be encouraged to litigate them without fear of ruinous damage awards. The consequence of expansion of legal injury in this case is that the patentee’s major competitor, an innocent infringer, has been forced into bankruptcy by the lost profits award on unprotected goods. This result does not further the policies of the patent statue.”[44]

        למדים אנו, כי בתובענה בגין הפרת פטנט נתונה לערכאת השיפוט הסמכות לחייב את הצד שהפסיד בדינו בהוצאות משפט סבירות, בהוצאות בגין עיכוב התובענה, בהוצאות בגין סרבול הליכי המשפט, בשכר טרחת בא כוח הצד שכנגד ובהוצאות לדוגמה.

        יחד עם זאת, בבוא ערכאת השיפוט להכריע בסוגיית ההוצאות, עליה להתחשב גם באינטרסים הציבוריים הגלומים בשיטת הפטנטים ובצורך לבחון בצורה יסודית ומעמיקה את האמצאה המוגנת באמצעות הפטנט, בגינה הוגשה תביעת ההפרה.

        בשולי הדברים, יצוין כי בהתאם להוראת סעיף 178 לחוק הפטנטים, תובענה בגין הפרת פטנט יכול להגיש בעל הפטנט, בעל רשיון ייחודי או כל אחד מהשותפים לפטנט. כאשר מוגשת תובענה על ידי מקצת מבעלי הזכויות בפטנט הרשום, יש לפרט את יתר בעלי הזכויות בפטנט במסגרת כתב התביעה כנתבעים פורמאליים.

        בהתאם להוראת סעיף 178 (ד) לחוק הפטנטים, "מי שצורף כנתבע לפי סעיף זה ולא נטל חלק בהליכים, לא יחויב בתשלום הוצאות". לאור הוראת סעיף זה, בעל זכויות בפטנט, אשר צוין בכתב התביעה כנתבע פורמאלי ולא השתתף או לא נטל חלק פעיל בהליכים המשפטיים, לא יחויב בהוצאות משפט אם התובענה תידחה או אם הפטנט יבוטל אגב התובענה.


[1]        סעיף 281 לחוק הפטנטים בארצות הברית קובע, בדומה, כי;

“A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.”

        (The Patents Act 1982, U.S.C. 35, Sec 281).

          לעניין יישום סעיף זה בארצות הברית;

Carbice Co. of America v. American Patents Development Co., 283 U.S. 27; Honeywell Inc. v. Metz, 509 F.2d 1137; Griffin v. Keystorm Mushroom Farm Inc., 483 F. Supp 1283.

[2]        במאמר שנכתב בארצות הברית על ידי המלומד Littman, הוסברה נקודת מוצא זו בדרך הבאה;

It is essential to keep in the forefront of our thinking the fact that a patent is a monopoly because its only value as an incentive depends upon securing to its owner monopoly power over the invention. That is the only thing that gives the possibility of profit. The economic power of monopoly is the mainspring of the patent system, a system whose ultimate purpose is the public good. Weaken or destroy the monopoly, and you weaken or destroy the system.

(A. Littman, “Monopoly, Competition and Other Factors in Determining Patent Infringement Damages”, (1999) The Journal of Law and Technology, Vol. 38, 1, at 9).

[3]      Levin Bros Co. v. Davis Manufacturing Co., 72 F.2d 163, at 165

[4]        בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Markman", הבהיר בית המשפט כי הפרה של פטנט הנה בגדר עוולה נזיקית ולא בגדר הפרה של חוזה או מחויבות אובליגטורית גרידא. בית המשפט פסק בעניין זה;

The analogy of a patent to a contract is not useful, however, in the context of a patent infringement suit. Patents are not contracts per se and patent infringement actions have never been viewed as breach of contract actions. Patent infringement has often been described as a tort.

(Markman v. Westview Instruments Inc., 52 F.3D 967, at 985).

[5]        במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Seymour", הובהרה זכותו של בעל הפטנט להיפרע פיצויים בגין ההפסדים הממשיים שנגרמו לו בלבד, כדלהלן;

It is only where from the peculiar circumstances of the case no other rule can be found, that the defendant’s profits become the criterion of the plaintiff’s loss. Actual damages must be actually proved, and cannot be assumed as a legal inference. What a patentee ‘would have made, if the infringer had not interfered with his rights’ is a question of fact not ‘a judgment of law’. The question is not what speculatively we may have lost, but what he actually did lose.

(Seymour v. McCormick, 57 U.S. 480, at 490).

[6]        לעניין זה בארצות הברית;

Universal Athletic Sales Co. v. America Gym, 480 F. Supp 408; England v. Deere, 221 F.Supp 319; Horrath v. McCord Radiator & Mfg Co., 100 F.2d 326; Clark v. Schielle Toy & Novelty Co., 248 F. 276; Burlett v. Estey, 3 F. 566.

[7]        סעיף 3 א' לפקודת זכות יוצרים, קובע כי אם "לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשפט לפסוק לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ-10,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 20,000 שקלים חדשים".

[8]        ע"א 261/64 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3) 275. יצוין, כי הדברים האמורים נפסקו ביחס לקביעת פיצוי נומינאלי בגין הפרת סימן מסחר רשום, אך דברים אלו נכונים וניתנים ליישום גם לגבי הזכות לקבל פיצוי נומינאלי בגין הפרת פטנט רשום.

[9]        ע"א 427/82 "השתיל" נ' אגן יצרני כימיקלים בע"מ, פ"ד מ (4) 309, בעמוד 310; לעניין זה גם; ע"א 531/71 לכוביצר נ' רודה, פ"ד כו (2) 113; ע"א 615/89 מרדכי נ' עיריית גבעתיים, תק' על' 91 (2) 1418; ע"א 410/86 הסנה חברה לביטוח בע"מ נ' סורוקר, תק' על' (3) 549.

[10]       כלל בסיסי הוא, כי קיים קשר הדוק בין הוכחת עילת התביעה לבין הסעדים המגיעים כתוצאה מעילת התביעה. במסגרת פסק הדין בעניין "בן חיים", הבהיר בית המשפט העליון כי;

"ניתן אפוא לסכם ולומר, שזכאי תובע לסעד המבוקש על ידו אם העובדות שבכתב התביעה מגלות עילה משפטית, המוכרת על ידי הדין, ואין נפקא מינה מהי אותה עילה משפטית, ואיזו היא, או אם אותה עילה נטענה במילים מפורשות על ידי התובע אם לאו. לשון אחרת, אם התובע מבקש סעד פלוני על סמך נימוק משפטי מסוים ובית המשפט מוצא את תביעתו צודקת, לאור אותן העובדות הכלולות בכת התביעה, אך מנימוק משפטי אחר רשאי הוא לקבל את התביעה, ואין זה בבחינת פסיקה על יסוד עילה אחרת."

          (ע"א 767/77 בן חיים נ' כהן, פ"ד לד (1) 564, בעמוד 573).

[11]       במסגרת פסק הדין בעניין "פלסאון", שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת, הובהרה הדרך בה ניתן לחשב פיצויים על בסיס אומדן נזקים גלובאלי, עת נפסקו הדברים הבאים;

"הדרך הדיונית, עליה הסכימו בעלי הדין, השאירה, למעשה, את קביעת הפיצוי המגיע לתובעות לשיקול דעתי. נראה לי, שמן הראוי להתחשב בכך, שבשלב א' של המשפט בוטל אחד הפטנטים נשוא התביעה. כן מן הראוי לקחת בחשבון שהיקף ההפרה, אף לפי גרסת התובעות, היה מצומצם, יחסית. הטענה, כי התובעות היו מוכרות בהיקף דומה לזה של שיווק המוצרים המפרים של הנתבעים, מתבססת בעיקרה על השערה. מנגד לא ניתן להתעלם מכך, כי הנתבעים היו מודעים לקיום הפטנטים קודם לתחילת מעשי ההפרה, ראו סעיף 183 (ג) לחוק הפטנטים תשכ"ז – 1967. כך נמשכו מעשי ההפרה גם במהלך ההליכים הנוכחיים. בנסיבות אלה נראה לי, שהדרך הנכונה היא קביעת פיצוי גלובאלי המתבסס על הערכתי את כלל נסיבות העניין כפי שהובהרו לי בשני השלבים של המשפט."

          (ת.א. (נצ') 14/92 פלסאון מפעלי מעגן מיכאל בע"מ נ' פריאנטי, תק/ על/ 98 (1) 1461, בעמוד 1464).

[12]       הוראה דומה במהותה מעוגנת בחוק הפטנטים בארצות הברית, על פיה;

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages, adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.

(The Patents Act 1982, U.S.C. 35, Sec 284).

[13]       לעניין זה; ע"א 817/77 כימיקלים וציוד טכני בע"מ נ' בריסטול מאיירס קומפני, פ"ד לג (3) 757, בעמוד 765.

[14]       ת.א. (ת"א) 881/94 Eli Lilly Co. נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, תק' מח' 98 (3) 1586, בעמוד 1627.

[15]       לעניין זה בארצות הברית;

Bosch v. Graff, 133 U.S. 697; Cornely v. Marckwald, 131 U.S. 599; Dobson v. Dorman, 118 U.S. 10; Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439.

[16]       ע"א 4500/90 הרשקו נ' אורבך, פ"ד מט (1) 419.

[17]       י' ו-ח' קלדרון, "חיקויים מסחריים בישראל", הוצאת קלדרון ספרי משפט, התשנ"ו – 1996, בעמוד 433.

[18]     Smith Kline v. Helena Laboratories Co., 926 F.2d 1161, at 1165

[19]     Dowagial Mfg Co. v. Minnesota Moline Plow Co., 235 U.S. 641, at 648. לעניין זה גם; Holmes v. Securities Investor Protection Co., 503 U.S. 258.

[20]       בפסק הדין שניתן בארצות בעניין "Panduit", נפסקו הדברים שלהלן בנוגע לצורך להתחשב בתחליפים הקיימים לאמצאה המוגנת;

A product lacking the advantages of that patented can hardly be termed a substitute ‘acceptable’ to the customer who wants those advantages. The post-hoc circumstances that Stahlin, when finally forced to obey the court’s injunction, was successful in ‘switching’ customers to a non-infringing product, does not destroy the advantage recognition attributable to the patent over the prior 15 years. Those preferred advantages were recognized by Stahlin itself, by other infringers, by customers, by the district court, and by this court. That Stahlin’s customers, not longer able to buy the patented product from Stahlin, were willing to buy something else from Stahlin, does not establish that there was on the market during the period of infringement a product which customers in general were, in the master’s words, ‘willing to buy in place of the infringing product’. Moreover, Stahlin’s ‘switching’ occurred years after the date on which the determination of available substitutes must focus, i.e., the date of first infringement.”

(Panduit v. Stahlin Manufacturing Co., 575 F.2d 1152, at 1156).

[21]     Rite Hite Co. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, at 1550

[22]       בפסק הדין שניתן באוסטרליה בעניין "Colburn", הוסבר ההיגיון בהשבת רווחי המפר תוך קיזוז הוצאות המפר, באופן הבא;

The court, by the account, as the nearest approximation which it can make to justice, takes from the wrongdoer all the profits he has made by his piracy, and gives them to the party who has been wronged.

(Cplburn v. Simms, (1843) 2 Hare 543, at 560).

          בנסיבות פסק הדין בעניין "Colbeam", פסק בית המשפט באוסטרליה את הדברים שלהלן ביחס לחובת המפר להשיב את ההתעשרות שהפיק מניצול ומהפרת האמצאה המוגנת;

The true rule, I consider, is that a person who wrongly uses another man’s industrial property – patent, copyright, trade mark – is accountable for any profits which he makes which are attributable to his use of the property which was not his. If one man makes profits by the use or sale of something, and that whole thing came into existence by reason of his wrongful use of another man’s property in a patent, design or copyright, the difficulty disappears and the case is then, generally speaking, simple. In such a case, the infringer must account for all the profits which he thus made.

(Colbeam Palmer Ltd. V. Stock Affiliates Pty Ltd, (1968) 12 C.L.R. 37, at 42).

[23]     Colbeam Palmer Ltd. V. Stock Affiliates Pty Ltd., (1968) 12 C.L.R. 37, at 39.

[24]       במסגרת פסק הדין בעניין "Dart", שניתן אף הוא באוסטרליה, הניח בית המשפט את אבני הדרך האופציונאליים לחישוב הרווח הריאלי שהפיק המפר, כדלהלן;

In a litigious world of unlimited time and resources, the best approach for determining the profit derived from the infringement, might be to estimate the profit of the product after allowing a proportion of the overheads and then deduct the opportunity cost of producing the infringing product. This would show the true gain of the infringer from producing or distributing the infringing product, instead of the next best alternative. Another bust less exact method of determining the profit and preventing the unjust enrichment of the infringer, might be to determine what was the best alternative open to the infringer, determine what gross revenue would have been obtained from that alternative, and deduct that sum from the gross revenue obtained from the infringing product. Another suggested method is that there should be a deduction for that part of the overhead which would have been absorbed in producing or selling the infringing product. But to adopt any of these methods would make an often complex subject more complex than it already is. Very likely, it would increase the prospect of contested litigation over the taking f the account and the cost and length of the hearing while the parties and their witnesses investigated and debated the hypothetical.

(Dart Industries Inc. v. The Dector Co. Pty Ltd., (1993) 179 C.L.R. 101, at 113).

[25]     Odeon Theaters v. Jones, (1973) 1 C.H. 288, at 299

[26]       Re Schanding, 620 F.2d 1170, at 1172

          לעניין זה בארצות הברית גם;

Sheldon v. Metro Goldwin Pictures Co., 106 F.2d 45; Re Tremio Patent, 90 U.S. 518

[27]       במסגרת פסק הדין שניתן באוסטרליה בעניין "Dart", הבהיר בית המשפט את הקושי הכרוך בהפרדת הרווח הריאלי שהפיק המפר מניצול האמצאה המוגנת מהרווח הריאלי שהופק מניצול המערך הסופי, בדוגמה הבאה;

The respondent cannot gainsay that it is only entitled to the profits obtained by the infringement. If, for example, a patented brake is wrongfully used in the construction of a motorcar, the patentee is not entitled to the entire profits earned by sales of the motorcar. He must accept an appropriate apportionment. But the question is how that principle shall be applied to a situation where the patent relates to the essential feature of a single item. It seems to us, that it was open to the judge to find, and he correctly found, that what characterized the infringing product was the press button lid, without which the particular container would never have been produced at all.”

(Dart Industries Inc. v. The Dector Co. Pty Ltd., (1993) 179 C.L.R. 101, at 116)

[28]       לעניין זה, ע"א 427/86 בלאס נ' קיבוץ השומר הצעיר דן, פ"ד מג (3) 323. לעניין קביעת שיעור התמלוגים בהתבסס על רשיונות שהוענקו על ידי בעל הפטנט למורשים שונים, בארצות הברית;

Marrel Speciallity Co. v. Bell Hosiery Mills Inc., 386 F.2d 287; Saulnier v. U.S., 314 F.2d 950; Faulkner v. Gibbs, 199 F.2d 635.

[29]       Faulkner v. Gibbs, 199 F.2d 635, at 639

[30]       בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Lindermann", הובהר מתחם שיקול הדעת הנתון לערכאת השיפוט בעת שומת סכום התמלוגים שעל המפר לשלם לבעל הפטנט, כדלקמן:

One challenging only the court’s finding as to amount of damage awarded under the ‘reasonable royalty’ provision of 284, therefore, must show that the award is, in view of all the evidence, either so outrageously high or so outrageously low as to be unsupportable as an estimation of a reasonable royalty.

(Lindermann Gmbh v. America Hoist & Derrick Co., 895 F.2d 1403, at 1406)

          לעניין סבירות התמלוגים, ראה בארצות הברית;

Derex Co. v. General Morots Co., 667 F.2d 347; State Industries Co. v. Mor Flo Industries Co., 883 F.2d 1577; Banday Inc. v. Al Bolster Tire Store Inc., 750 F.2d 903; Hartness International Inc. v. Simplimatic Engineering Co., 819 F.2d 1100.

[31]       Rite Hite Co. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, at 1574

[32]       Obermaier v. Obermaier, 470 N.E.2d 1047, at 1053

[33]       סעיף 185 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, קובע;

"הופר פטנט לפני שניתנה רשות לתקן תביעה מתביעותיו שבפירוט ונתבעו פיצויים על ההפרה לאחר מתן רשות לתקן, רשאי בית המשפט שלא להביא בחשבון את מתן הרשות לתקן, אם התביעות שבפירוט של הפטנט המקורי לא נוסחו בתום לב או אם נוסחו שלא בצורה ברורה."

[34]       הוראה דומה במהותה מעוגנת במסגרת הוראת סעיף 62 (3) לחוק הפטנטים באנגליה. בהתאם להוראת סעיף 62 (3) לחוק הפטנטים באנגליה;

(3)  Where an amendment of the specification of a patent has been allowed under any of the provisions of this Act, no damages shall be awarded in proceedings for an infringement of the patent committed before the decision to allow the amendment unless the court or the comptroller is satisfied that the specification of the patent as published was framed in good faith and with reasonable skill and knowledge.

(The Patent Act 1977, Sec 62 (3)).

[35]       הוראה דומה מעוגנת בחוק הפטנטים באנגליה, על פיה;

(1)  In proceedings for infringement of a patent, damages shall not be awarded, and no order shall be made for an account of profits, against a defendant or defender who proves that at the date of the infringement he was not aware, and had no reasonable grounds for supposing, that the patent existed; and a person shall not be taken to have been so aware or to have had reasonable grounds for so supposing by reason only of the application to a product of the word ‘patent’ or ‘patented’, or any word or words expressing or implying that a patent has been obtained for the product, unless the number of the patent accompanied the word or words in question.

(2)   In proceedings for infringement of a patent, the court or the comptroller may, if it or he thinks fit, refuse to award any damages or make any such order in respect of an infringement committed during any further period specified under section 25(4) above, but before the payment of the renewal fee and any additional fee prescribed for the purposes of that subsection.

(The Patent Act 1977, Sec 62 (1), (2)).

[36]       The Patents Act 1982, U.S.C. 35, Sec 286

[37]       לעניין זה בארצות הברית;

Studiengesellschaft Kohle Mbh v. Eastman Kodak Co., 616 F.2d 1315; General Electric Co. v. Saicky Inc., 304 F.2d 724; Hamilton Beach Mfg Co. v Geier, 74 F.2d 992; Briggs v. Wix Co., 308 F.Supp 162.

[38]       לעניין זה בארצות הברית;

Wheatley v. Rex Hide Inc., 102 F.2d 540; Salem Engineering Co. v. National Supply Co., 75 F.Supp 993.

[39]       השיקול העיקרי במתן סעד של מתן חשבונות, הנו חוסר יכולתו של התובע לאמוד את היקף הסכום הנתבע. שיקול זה צוין בארץ במסגרת פסקי הדין בעניין; ע"א 4724/90 א.ש.ת. כספים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מו (3) 570; דב"ע נו/3140 כימיקלים לישראל בע"מ נ' שור, תק' עב' 96     (4) 66; ע"א 285/86 נגר נ' וילנסקי, פ"ד מג (3) 284; ע"א 732/80 ארנס נ' בית אל זיכרון יעקב, פ"ד לח   (2) 645; ע"א 4500/90 הרשקו נ' אורבך, פ"ד מט (1) 419; ת.א. (ת"א) 2250/88 דקל שירותי מחשב להנדסה נ' חשב, תק' מח' 92 (2) 1687.

[40]       לעניין זה בארצות הברית;

Seabury v. Johnson & Amende, 152 (U.S. 561; Decker v. Smith, 224 F. 776; Kissinger Iron Co. v. Bradford Belting Co., 123 F. 91; Horvath v. McCord Radiator & Mfg Co., 100 F.2d 326.

[41]       בארצות הברית קיימת פרקטיקה שונה לחלוטין בעניין זה. בהתאם לחוק הפטנטים בארצות הברית, על ערכאת השיפוט לפסוק מרכיב של שכר טרחת עורך דין במסגרת תביעות בגין הפרת פטנט רק במקרים חריגים. חוק הפטנטים בארצות הברית קובע;

The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

(The Patents Act 1982, U.S.C. 35, Sec 285)

          לעניין פסיקת שכר טרחת עורך דין בארצות הברית;

Tidewater Patent Development Co. v. Kitchen, 421 F.2d 680; Pixie Cup Co. v. Paper Container Mfg Co., 169 F.2d 645; Union Carbide Co. v. Graver Tank & Mfg Co., 345 F.2d 409.

[42]       תקנה 514 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

[43]       Amstar Co. v. Envirotech Co., 730 F.2d 1476, at 1486.

        במסגרת פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Panduit" נפסקו, בהקשר זה, גם הדברים שלהלן;

In sum, Dennison’s presentation on appeal is disingenuous, containing mischaracterization, misleading statements, and improper submissions. It has unnecessarily burdened the court with extraordinary need to check the record in respect of each of its assertions, only to find in too many instances a lack of candor. Accordingly, Panduit is awarded double its costs on appeal.

(Panduit Co. v. Dennison Mfg Co., 774 F.2d 1082, at 1102).

          לעניין זה בארצות הברית גם;

Paulik v. Rizakalla, 796 F.2d 456; Fromsan v. Western Litho Plate & Supply Co., 853 F.2d 1568.

[44]     Rite Hite Co. v. Kelley Co., 56 F.3d 1535, at 1575

0 תגובות

השאר תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה