IMG_2014

עו"ד יוסי סיוון

בדיקת נאותות לנכסי קניין רוחני – IP DUE DILIGENCE

הקדמה:     

חברות מסחריות, משקיעים וקרנות הון – סיכון המשקיעים מיליוני דולרים במיזמים עסקיים, "סטארטאפים" וחברות טכנולוגיה, מודעים יותר ויותר לחשיבות נכסי הקניין הרוחני של מיזמים אלו ככלי לגיוס הון, השאת רווחי ההשקעה וניצול היתרון התחרותי הגלום בהם. חברות רבות כוללות את נכסי הקניין הרוחני שלהן כחלק בלתי נפרד ממאזן הנכסים של החברה. 

כל עסקת השקעה בחברה מסחרית או ב"סטארטאפ" כלשהם יוצאת לפועל רק לאחר ביצוע הליך "בדיקת נאותות" של כלל נכסי החברה הנרכשת. ההליך מיועד לחשוף את הסיכונים הכרוכים בביצוע ההשקעה בחברה ולקבל תמונה מהימנה של מצב נכסיה  בטרם ביצוע ההשקעה.

משרדנו מתמחה בביצוע בדיקת נאותות לעסקאות השקעה, מיזמים טכנולוגיים ואפליקציות מובייל. לפרטים צרו קשר בטלפון 03-6966484 או לדוא"ל office@sivan-law.com .


מהי בדיקת נאותות של נכסי קניין רוחני IP DUE DILIGENCE) )?

בדיקת נאותות של נכסי קניין רוחני הינה בדיקה פורמאלית, משפטית ומקצועית המבוצעת על ידי עורכי דין ועורכי הפטנטים במטרה לאסוף את מרבית המידע הרלוונטי הנוגע לנכסי הקניין הרוחני של החברה הנרכשת על מנת לעמוד על הסיכונים והסיכויים שבביצוע ההשקעה.

חשוב לציין, כי תוצאות בדיקת הנאותות של נכסי הקניין הרוחני של החברה משמשות גם מכשיר לייעול ושיפור אסטרטגיית הקניין הרוחני של החברה הנרכשת, סיוע באכיפת זכויות הקניין הרוחני והוזלת העלויות והוצאות הכרוכות בניהולו השוטף.

האם יש צורך בביצוע בדיקת נאותות לקניין הרוחני?  

מטרת בדיקת הנאותות של הקניין הרוחני היא להקנות למשקיע מידע מפורט ומעמיק על נכסי הקניין הרוחני של החברה הנרכשת, לרבות הסטאטוס של תהליך רישומם, היקף ההגנה על הטכנולוגיה של החברה, הטריטוריה שעליה פרושה ההגנה וכיו"ב, הרבה מעבר למידע הנמסר על ידי החברה הנרכשת במסגרת הליך בדיקת הנאותות הסטנדרטי. מטבע הדברים, בדיקת הנאותות שתתבצע מטעם המשקיע תניב תוצאות בלתי תלויות, מקיפות ומהימנות יותר מאלו שהחברה הנרכשת מוכנה לחשוף ותשקף בדרך אובייקטיבית יותר את הערך הריאלי של נכסי הקניין הרוחני של החברה הנרכשת.    

"בדיקת הנאותות תניב תוצאות בלתי תלויות, מקיפות ומהימנות יותר מאלו שהחברה הנרכשת מוכנה לחשוף"

מה כוללים שירותי בדיקת הנאותות המוצעת עלידינו?

 זיהוי "תיק" (Portfolio) הקניין הרוחני של החברה הנרכשת – השלב הראשוני של בדיקת הנאותות הינו זיהוי וקיטלוג כל נכסי הקניין הרוחני של החברה הנרכשת ובכלל זה, רשימת הפטנטים, סימני מסחר, מדגמים, יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, סודות מסחריים, שמות דומיין וכד', רשומים ו/או בתהליכי רישום.

                                                         

"עריכת תיק פורטפוליו מפורט מטעם המשקיע הנה חיונית לצורך חשיפת כשלים ובעיות בהליכי הרישום"

במסגרת שלב זה אנו מאתרים את כלל נכסי הקניין הרוחני של החברה, מבצעים בדיקה פורמאלית של תקפותם מבחינת עמידה במועדי תשלום אגרות החידוש – במקרה של נכסי קניין רוחני רשומים – ובמועדי הגשת תשובות למכתבי ביקורת (הליכי בחינה) – במקרה של בקשות תלויות ועומדות, ומספקים לכם תיק מסודר ומפורט המהווה חלק בלתי נפרד מהליך בדיקת הנאותות לקניין הרוחני של החברה הנרכשת.

 

זיהוי הבעלים החוקי של הקניין הרוחני – לא ניתן להמעיט מחשיבותו של זיהוי הבעלים הנכון של הקניין הרוחני בביצוע כל עסקת מיזוג או רכישה ואין מדובר בעיון גרידא בתעודות הרישום. טעות בזיהוי הבעלים החוקי של ה- IP עלולה ליצור בעיות משפטיות סבוכות. בדיקת זהות הבעלים מחייבת התחקות מדוקדקת אחר התהליך של הגיית  האמצאה ופיתוחה, עיצוב המדגם או הגיית סימן המסחר, זהות השותפים לתהליך ומצבם המשפטי באותה עת.

"טעות בזיהוי הבעלים החוקי של ה- IP עלולה ליצור בעיות משפטיות סבוכות הכרוכות בהוצאות פיננסיות כבדות"

אחת הדוגמאות הידועות ביותר לסכנות הטמונות בטעות בזיהוי הבעלים הנכון של הקניין הרוחני היא עסקת פולקסוואגן – רולס רויס, שבה חברת פולקסוואגן רכשה בשלהי שנות ה- 90' את חברת רולס רויס תמורת 712 מיליון דולר. טעות בזיהוי הבעלים הנכון של סימן המסחר "רולס רויס" עובר לחתימת העסקה הביאה לידי כך שזכות השימוש בסימן זה לא נכללה בגדר העסקה וחברת פולקסוואגן נאלצה למכור את הרכבים שיצרה החברה הנרכשת תחת מותג אחר -"BENTLY". דוגמא זו ממחישה היטב את החשיבות שבזיהוי מדויק של הבעלות בקניין הרוחני של החברה הנרכשת באמצעות בדיקת נאותות מעמיקה ויסודית.

לימוד תוכן הפטנט ובדיקת תהליך הרישום – בדיקה זו מאפשרת להעריך את חוזקה של ההגנה על האמצאה ויכולת עמידתו של הפטנט בפני תקיפה עקיפה על כשירות רישומו במקרה של הגשת תביעה לאכיפת הזכויות בפטנט כנגד מפר או תקיפה ישירה במקרה של ניסיון מצד מתחרים לבטל הפטנט. הערכת החוזק המשפטי של הפטנט חיונית לצורך הערכת שוויה הפיננסי של החברה הנרכשת.

כך, לדוגמא, חברה א' רכשה את חברה ב' שהייתה בעלת פטנטים בתחום העיבוד השבבים. חברה א' לא הקפידה לערוך בדיקת נאותות של הפטנט העיקרי של חברה ב' והסתפקה בקבלת תעודת הפטנט. במהלך ניהול תביעה בשל הפרת הפטנט  נתברר שהפטנט לא היה כשיר לרישום מלכתחילה עקב קיומו של ניצול קודם בפומבי. הנתבעת הציגה בפני בית המשפט הוכחות לכך שחברה ב' שיווקה את הטכנולוגיה נשוא הפטנט עוד בטרם הגישה בקשה לרישומו, אך לא טרחה לגלות עובדה זו לבוחן הפטנטים. בסופו של דבר הפטנט בוטל וחברה א' נותרה עם טכנולוגיה נעדרת כל יתרון תחרותי הנובע מהבלעדיות שמעניק פטנט לבעליו, דבר שהפחית באופן משמעותי את שוויה המסחרי.

"הערכת החוזק המשפטי של הפטנט חיונית לצורך הערכת שוויה הפיננסי של החברה הנרכשת"

 בבדיקת החוזק המשפטי של נכסי ה- IP אנו בוחנים הן את התקינות הפורמאלית של  הגשת בקשת הפטנט, המדגם או סימן המסחר, כגון הגשת המסמכים הנכונים במועדים הנכונים וכיו"ב והן את תהליך בחינת בקשת הפטנט, המדגם או סימן המסחר, לרבות עיון ובדיקה של סטאטוס הבקשות, בדיקת דו"חות החיפוש לבקשות הפטנט שהופקו על ידי רשויות החיפוש, בדיקת ההשגות וההתנגדויות שהוגשו בנוגע לבקשות ואיתור כשלים פרוצדוראליים בהליכי הבחינה והרישום.

 בדיקת סיכויי הרישום של הפטנט וכן סיכויי האכיפה של הפטנט – אנו מבצעים חיפוש פטנטים בניסיון לאתר פרסומים קודמים העלולים להכשיל את רישום הפטנט או את אכיפתו כנגד מפר. לאור תוצאות החיפוש, אנו בודקים את התאמת בקשת הפטנט או הפטנט הרשום לדרישות המהותיות לכשירות האמצאה לרישום עפ"י כל מבחני החוק. לבדיקה זו חשיבות רבה, שכן היא מיועדת להקנות למשקיע כלי להערכת סיכוי הבקשה לפטנט להגיע לכדי פטנט רשום ואת ערכו המשפטי של הפטנט. תוצאות הבדיקה מאפשרות למשקיע לבחון גם את יכולת האכיפה של הפטנט המקנה לבעליו יתרון תחרותי ורב הערך של בלעדיות ניצול אמצאה, ולא רק את עצם קיומו.. פטנט רשום אינו מבטיח הגנה מוחלטת לאמצאה הגלומה בפטנט שכן בתביעה משפטית לאכיפת הזכויות בפטנט לעולם עומדת כשירותו לרישום להכרעת בית המשפט.

"על המשקיע לבחון גם את יכולת האכיפה של הפטנט ולא רק את עצם קיומו"

בדיקת שעבודים או עיקולים הרובצים על נכסי הקניין הרוחני של החברה –  חוק הפטנטים ופקודות המדגמים וסימני מסחר מאפשרות רישום שיעבודים כנגד זכויות הקניין הרשומות של בעלי הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. בדיקת הנאותות של זכויות קניין רוחני אלו של החברה הנרכשת נועדה לוודא כי הן נקיות מכל שיעבוד, עיקול, מישכון או כל זכות אחרת של צד שלישי.

בדיקת הסטאטוס של תביעות משפטיות תלויות ועומדות או צפויות בתחום הקניין הרוחני – תביעות משפטיות שעניינן קניין רוחני, ובעיקר תביעות פטנטים, הן תביעות מורכבות ומסובכות וכרוכות בהוצאות כבדות. בדיקת הנאותות בוחנת את מצב ההליכים  של תביעות אלו המתנהלות בבתי המשפט במועד הבדיקה וכן בוחנת את התביעות הצפויות להיות מוגשות ע"י החברה הנרכשת  כנגד אחרים או צפויות להיות מוגשות ע"י אחרים נגדה, אם ישנן, ומעריכה את סיכויי ההצלחה, משך ההליכים וההוצאות הצפויות של כל אותן תביעות.

בהקשר זה ראוי לציין כי ככל שהחברה הנרכשת מייצרת ו/או מוכרת או מתכוונת לייצר ו/או למכור מוצר כלשהו במדינה כלשהי מומלץ לבצע במסגרת בדיקת הנאותות גם בדיקת האפשרות שפעולות אלה מהוות הפרה של זכות קניינית רשומה כלשהי באותה מדינה ובעיקר הפרת פטנט. בדיקה זו המכונה בדיקת "Freedom-to-Operate" ((FTO מתבצעת ע"י עורכי דין מקומיים בכל מדינה שבה החברה הנרכשת פועלת או צפויה לפעול. במסגרת בדיקת FTO  מוערך הסיכון להפרת זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים כתוצאה משימוש בקניין הרוחני של החברה הנרכשת.

 

Freedom-to-Operate" הנה בדיקה חיונית לאיתור חשיפות משפטיות של החברה הנרכשת"

חשוב להבין, כי פטנט הרשום על אמצאה אינו משמש לכשעצמו הגנה כנגד טענה שהמוצר עפ"י האמצאה מהווה הפרה של פטנט אחר. לכן, בדיקת FTO  הינה חיונית  למשקיע על-מנת לוודא שהפעילות העסקית אגב שימוש בקניין הרוחני לא תעמיד אותו בפני סיכון של תביעה משפטית הכרוכה בהוצאות כספיות כבדות.

 מגבלות שימוש כתוצאה מהתחייבויות קודמות  – זכויות קניין רוחני ניתנות לניצול בידי מורשים על פי רישיונות מאת הבעלים של הזכויות. בדיקת הנאותות בוחנת את הרישיונות שהחברה הנרכשת העניקה לצדדים שלישיים ואת הרישיונות שהחברה הנרכשת נטלה מצדדים שלישיים, תקופת הרישיונות, טריטוריות השימוש עפ"י הרישיונות, שיעור התמלוגים, בלעדיות או העדר בלעדיות של הרישיונות וכיו"ב. המשמעות הכלכלית הנובעת ממתן ו/או קבלת הרישיונות מובנת מאליה ויש לה חשיבות רבה במערך השיקולים של החברה הרוכשת.

נקודה חשובה נוספת הינה איתור הסכמי דו קיום. ישנה חשיבות רבה לאיתור הסכמי דו קיום הן בתחום הפטנטים והן בתחום סימני המסחר.

הסכם דו קיום בין החברה הנרכשת לצד ג' בנוגע לשימוש בקניין רוחני כגון פטנטים המבוססים על טכנולוגיה דומה או סימני מסחר דומים ימנע בעתיד מהחברה הרוכשת את הסיכון בכניסה להליכים משפטיים נגד צד ג' כתובעת וכנתבעת.

 

"הסכם דו קיום בקניין רוחני מפחית מיכולת האכיפה ומשפיע באופן ישיר על השווי המסחרי של החברה הנרכשת"

ערכנו לפניכם פירוט כללי אודות עיקרי הבדיקות המבוצעות על ידינו בהליך בדיקת הנאותות. זו אינה רשימה סגורה והיא תלויה בסוג ה- IP, וכן בגורמים רבים נוספים כגון תחום התעשייה, היקף המידע הדרוש וכד'. להלן הפעולות המתבצעות במסגרת בדיקת הנאותות הרגילה:

 עריכת "תיק" (Portfolio) הIP – איסוף תעודות רישום מהימנות של פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים (במדינות המבצעות רישום, כגון ארה"ב) ואיסוף כל המסמכים הרלוונטיים בתיק רשם הפטנטים.                             

בדיקת זיהוי הבעלות בIP – בדיקת הסכמי העברת בעלות בפטנטים לחברה, בדיקת הסכמי ההעסקה של הממציאים, בדיקת הסכמי סודיות ואי תחרות, בדיקת הסכמי מיזוג, בדיקת חוזים מסחריים והסכמי שיתוף פעולה בקניין הרוחני.

בדיקת תקפות נכסי הIP הרשומים וחוסנם המשפטי – איתור מסמכי הגשה לרשויות פטנטים ברחבי העולם, בדיקת תשלום אגרות

חידוש תוקף ברשויות הפטנטים, איתור ובדיקת תיעוד של קניין רוחני בלתי רשום כגון זכויות יוצרים, סודות מסחריים, בדיקת הליך הרישום, איתור פרסומים קודמים, בדיקת סיכויי רישום ואכיפת הפטנטים בשווקים הרלוונטיים.

 FREEDOM TO OPERATE – בדיקת חשיפה משפטית לניצול ה- IP, איתור נכסי IP רשומים של צדדים שלישיים והערכת סיכון להליכים

בדיקת מגבלות השימוש והמסחר בזכויות הIP – בדיקת קיום שעבודים, עיקולים והגבלות משפטיות על נכסי ה- IP , בדיקת קיומם של הליכים משפטיים תלויים ועומדים, פסקי דין משפטיים עקב השימוש ב- IP של החברה הנרכשת במדינה הרלוונטית והחלטות רלוונטיות, בדיקת הסכמי פיתוח, בדיקת הסכמי העסקה, בדיקת הסכמי מימון בנקאיים, בדיקת הסכמי הפצה, הסכמי רישיון והסכמי זכיינות.